Oberlandesgericht Frankfurt am Main:
Urteil vom 15. August 2013
Aktenzeichen: 6 U 269/07

Werden Ansprüche aus einem Unternehmenschlagwort geltend gemacht, das aus drei nicht aussprechbaren Buchstaben mit beschreibendem Anklang (hier: "BCC" für den EDV-Bereich) besteht und über keine erhöhte Verkehrsbekanntheit verfügt, sind an den für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr zu stellenden Grad der Branchennähe eher hohe Anforderungen zu stellen (im Streitfall teilweise bejaht).

Tenor

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 12.12.2006 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt a. M. teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsgeld bis 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,

a) im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung €BCC€ in Alleinstellung im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung, alle vorgenannten Tätigkeiten in den Bereichen Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Security€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€) sowie Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€), zu verwenden;

b) im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung €BCC Beiname1 GmbH€ als Bezeichnung ihrer Firma zu verwenden, soweit der Unternehmensgegenstand im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung, alle vorgenannten Tätigkeiten in den Bereichen Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Security€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€) sowie Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€) steht;

c) im geschäftlichen Verkehr die bei dem Deutschen Marken- und Patentamt unter folgenden Registernummern eingetragenen Marken

aa) € (€bcc€)bb) € (€BCC 2€)cc) € (€BCC 3€)

zu benutzen

sowie im geschäftlichen Verkehr die bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter folgenden Registernummern eingetragenen Marken

dd) € (€BCC Beiname 1€)ee) € (€BCC€)ff) € (€BCC Beiname 4€)gg) € (€BCC Beiname 5€)hh) € (€BCC Beiname 6€)ii) € (€BCC Beiname 7€)

für Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation; Sprachdatenübermittlung; Erstellung von Telekommunikationsinfrastrukturen; Internetaufbau; Aufbau und Betrieb von Telekommunikations-Rechenzentren; Entwurf, Entwicklung und Design von Computerhardware und Computersoftware zu benutzen,

sämtliche unter aa) bis ii) genannten Benutzungshandlungen, soweit sie die Bereiche Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Security€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€) sowie Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€) betreffen;

d) im geschäftlichen Verkehr die Internet-Domain ...de im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung, alle vorgenannten Tätigkeiten in den Bereichen Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Security€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€) sowie Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€), zu unterhalten und zu verwenden.

2. Die Beklagte wird weiter verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt insoweit in die Löschung der unter Ziffer 1. c) genannten Marken einzuwilligen, als diese Marken für die Dienstleistung €Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten€ sowie für weitere Dienstleistungen eingetragen sind, soweit diese die Bereiche Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Security€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€) sowie Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€) betreffen.

3. Die Beklagte wird weiter verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1.

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, welcher ihr aus den Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1. entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.

5. Es wird festgestellt, dass sich der Rechtsstreit hinsichtlich der Anträge zu I. 1. c) jj) bis uu) und des hierauf rückbezogenen Teils des Antrags zu I. 3. b) aus dem Schriftsatz des Klägervertreters vom 14.10.2011 insoweit erledigt hat, als Unterlassung der Markenbenutzung und Löschung der Marken für die Bereiche Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Security€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€) sowie Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€) verlangt worden ist.

6. Im Übrigen wird die Klage - teilweise entsprechend dem von der Klägerin erklärten Verzicht auf die Klageansprüche - abgewiesen.

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen.

Die Kosten der ersten Instanz werden gegeneinander aufgehoben. Von den Kosten der Berufung und der Revision haben die Klägerin 1/3 und die Beklagte 2/3 zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 650.000,- € abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Gründe

I.

Die seit dem 7.2.1996 unter ihrer Firma BCC Beiname 1 GmbH in das Handelsregister eingetragene Klägerin befasst sich unter anderem mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software im Bereich der IT-Sicherheitstechnik. Die seit 1997 unter Verwendung des Zeichens €BCC€ tätige Beklagte hat zunächst ein Glasfasernetz in Stadt1 errichtet und anderen Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, sich daran zu beteiligen. Die Klägerin sieht sich durch eine nach ihrer Kenntnis Ende 2006/Anfang 2007 erfolgte sachliche und örtliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit der Beklagten in ihrem Unternehmenskennzeichenrecht an der Abkürzung €BCC€ verletzt und nimmt die Beklagte deswegen auf Unterlassung, Löschung von Kennzeichenrechten, Auskunft und Schadensersatzfeststellung in Anspruch.

Mit Urteil vom 12.12.2007 hat das Landgericht die Beklagte zum überwiegenden Teil entsprechend den Klageanträgen verurteilt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Auf die hiergegen eingelegte Berufung der Beklagten hat der Senat mit Urteil vom 11.12.2008 unter teilweiser Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage insgesamt abgewiesen. Mit Urteil vom 20.1.2011 hat der Bundesgerichtshof auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an den Senat zurückverwiesen. Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die genannten Urteile Bezug genommen.

Im neu eröffneten Berufungsrechtszug hat die Klägerin auf einen Teil der Klageansprüche verzichtet. Mit Schriftsatz vom 12.3.2013 hat die Klägerin den Rechtsstreit hinsichtlich eines Teils der bisher gestellten Anträge im Hinblick auf die während des Rechtsstreits erfolgte Löschung einzelner Marken für erledigt erklärt (Bd. V Bl. 338 d.A.). Die Beklagte hat sich dieser Erledigungserklärung nicht angeschlossen.

Die Klägerin verfolgt das Klagebegehren nunmehr in dem aus den nachfolgend wiedergegebenen Anträgen ersichtlichen Umfang weiter. Sie stützt ihre Klageansprüche nur noch auf ihr Unternehmenskennzeichenrecht an dem Firmenschlagwort €BCC€.

Die Klägerin wiederholt und vertieft ihr bisheriges Vorbringen. Sie trägt insbesondere zur Kennzeichnungskraft ihres Unternehmenskennzeichens vor, bereits im Jahre 2006 einen Umsatz von 2,4 Mio. € erzielt zu haben, und beruft sich zur Bekanntheit ihres Zeichens auf weitere Veröffentlichungen (Anlagen K37 bis K39, Bd. V Bl. 231 ff. d.A.). Zur Begründung der mit den nunmehr gestellten Hilfsanträge verfolgten, hinsichtlich der Geschäftsfelder eingeschränkten Ansprüche beruft sie sich auf die eigene Darstellung der Tätigkeit der Beklagten im Geschäftsbericht für das Jahr 2008 (Anlagen K30, K35, K36; Bd. V Bl. 74 f, 84 ff. d.A.), im Internet (Anlagen K31 bis K33; Bd. V Bl. 76 ff. d.A.) sowie in einer Werbebroschüre (Anlage K34; Bd. V Bl. 80 ff. d.A.).

Die Beklagte wiederholt und vertieft ebenfalls ihr bisheriges Vorbringen. Sie hält die nunmehr gestellten Anträge für nicht hinreichend bestimmt, bestreitet eine Bekanntheit des Klagezeichens und bestreitet, dass die Klägerin in den in den Hilfsanträgen bezeichneten Geschäftsfeldern vor der Beklagten tätig geworden sei.

Die Beklagte beantragt den Erlass eines Teilverzichtsurteils und im Übrigen,

das angefochtene Urteil abzuändern und die Klage auch mit den zuletzt gestellten Anträgen abzuweisen.

Die Klägerin beantragt,

das angefochtene Urteil unter Zurückweisung der Berufung wie folgt neu zu fassen:

I.

1.

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsgeld bis 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,

a)

im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung €BCC€ in Alleinstellung im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung zu verwenden, mit Ausnahme des Bereichs der baulichen Datenfernübertragungstechnik im Zusammenhang mit festen und mobilen Übertragungsnetzen (Carrier-Bereich), insbesondere der Installation und der Wartung von Übertragungs- und Vermittlungstechniken für Sprache und sonstige Daten sowie der Erstellung von Telekommunikations-Stadtnetzen und von Telekommunikations-Fernnetzen;

b)

im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung €BCC Beiname 1 GmbH€ als Bezeichnung ihrer Firma zu verwenden, soweit der Unternehmensgegenstand im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung steht;

c)

im geschäftlichen Verkehr die bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter folgenden Registernummern eingetragenen Marken zu benutzen

aa) € (€bcc€)bb) € (€BCC 2€)cc) € (€BCC 3€)

sowie im geschäftlichen Verkehr die bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter folgenden Registernummern eingetragenen Marken

dd) € (€BCC Beiname 1€)ee) € (€BCC€)ff) € (€BCC Beiname 4€)gg) € (€BCC Beiname 5€)hh) € (€BCC Beiname 6€)ii) € (€BCC Beiname 7€)

für Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation; Sprachdatenübermittlung; Erstellung von Telekommunikationsinfrastrukturen; Internetaufbau; Aufbau und Betrieb von Telekommunikations-Rechenzentren; Entwurf, Entwicklung und Design von Computerhardware und Computersoftware zu benutzen;

d)

im geschäftlichen Verkehr die Internet-Domain ...de im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung zu unterhalten und zu benutzen, mit Ausnahme des Bereichs der baulichen Datenfernübertragungstechnik im Zusammenhang mit festen und mobilen Übertragungsnetzen (Carrier-Bereich), insbesondere der Installation und der Wartung von Übertragungs- und Vermittlungstechniken für Sprache und sonstige Daten sowie der Erstellung von Telekommunikations-Stadtnetzen und von Telekommunikations-Fernnetzen;

2.

Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt

a)

in die vollständige Löschung der unter Ziffer 1. c) aa) bis cc) aufgeführten Marken einzuwilligen und die Löschung zu bewirken sowie

b)

in die teilweise Löschung der unter Ziffer 1. c) dd) bis ii) aufgeführten Marken hinsichtlich folgender Dienstleistungen einzuwilligen und die Löschung zu bewirken:

Telekommunikation, Sprachdatenübermittlung; Erstellung von Telekommunikationsinfrastrukturen; Internetaufbau; Aufbau und Betrieb von Telekommunkations-Rechenzentren; Entwurf, Entwicklung und Design von Computerhardware und Computersoftware.

3.

Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1.

4.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, welcher ihr aus den Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1. entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.

hilfsweise zu I.:

1.

Die Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung von Ordnungsgeld bis 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollstrecken an ihrem Geschäftsführer, für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unterlassen,

a)

im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung €BCC€ in Alleinstellung im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung, alle vorgenannten Tätigkeiten in den Bereichen Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Security€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€), Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€), sowie technisches Projektmanagement, Planung, Analyse und Beratung im EDV-Bereich zu verwenden;

b)

im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung €BCC Beiname 1 GmbH€ als Bezeichnung ihrer Firma zu verwenden, soweit der Unternehmensgegenstand im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung, alle vorgenannten Tätigkeiten in den Bereichen Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Security€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€), Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€) sowie technisches Projektmanagement, Planung, Analyse und Beratung im EDV-Bereich steht;

c)

im geschäftlichen Verkehr die bei dem Deutschen Marken- und Patentamt unter folgenden Registernummern eingetragenen Marken zu benutzen

aa) € (€bcc€)bb) € (€BCC Beiname 2€)cc) € (€BCC Beiname 3€)

sowie im geschäftlichen Verkehr die bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter folgenden Registernummern eingetragenen Marken

dd) € (€BCC Beiname 1€)ee) € (€BCC€)ff) € (€BCC Beiname 4€)gg) € (€BCC Beiname 5€)hh) € (€BCC Beiname 6€)ii) € (€BCC Beiname 7€)

für Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation; Sprachdatenübermittlung; Erstellung von Telekommunikationsinfrastrukturen; Internetaufbau; Aufbau und Betrieb von Telekommunikations-Rechenzentren; Entwurf, Entwicklung und Design von Computerhardware und Computersoftware zu benutzen;

d)

im geschäftlichen Verkehr die Internet-Domain ...de im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Installation und der Wartung von Software sowie dem Vertrieb von Dienstleistungen und Waren im Bereich der Informationstechnologie und Telekommunikation und der mit diesen Tätigkeiten verbundenen Beratung, alle vorgenannten Tätigkeiten in den Bereichen Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Beiname 7€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€), Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€) sowie technisches Projektmanagement, Planung, Analyse und Beratung im EDV-Bereich zu unterhalten und zu benutzen.

2.

Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt

a)

in die vollständige Löschung der unter Ziffer 1. c) aa) bis cc) aufgeführten Marken einzuwilligen und die Löschung zu bewirken sowie

b)

in die teilweise Löschung der unter Ziffer 1. c) dd) bis ii) aufgeführten Marken hinsichtlich folgender Dienstleistungen einzuwilligen und die Löschung zu bewirken:

Telekommunikation, Sprachdatenübermittlung; Erstellung von Telekommunikationsinfrastrukturen; Internetaufbau; Aufbau und Betrieb von Telekommunkations-Rechenzentren; Entwurf, Entwicklung und Design von Computerhardware und Computersoftware.

3.

Die Beklagte wird weiter verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1.

4.

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin sämtlichen Schaden zu ersetzen, welcher ihr aus den Verletzungshandlungen gemäß Ziffer 1. entstanden ist oder zukünftig noch entstehen wird.

II.

Es wird festgestellt, dass hinsichtlich Ziffer II. des Schriftsatzes des Klägervertreters vom 12.3.2013 (Bd. V Bl. 333-338 d.A.) der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt ist.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache teilweise Erfolg.

Soweit die Klägerin auf die Klageansprüche verzichtet hat, war die Klage gemäß § 306 ZPO abzuweisen.

Die zuletzt gestellten Haupt- und Hilfsanträge sind hinreichend bestimmt. Soweit darin der Beklagten die Verwendung der angegriffenen Zeichen für einen Branchenbereich (Hauptantrag zu 1.) bzw. einzelne Geschäftsfelder (Hilfsantrag zu 1.) untersagt werden soll, bestehen über den Umfang des angestrebten Verbots keine Zweifel, die nicht im Wege der Auslegung ausgeräumt werden könnten. Insbesondere kann auch auf Seiten der Beklagten keine Unklarheit darüber bestehen, was mit den im Hilfsantrag im Einzelnen beschriebenen und mit den Begriffen €Managed Services€, €Managed Security€, €Managed Collaboration€ und €Managed IT€ definierten Geschäftsfeldern gemeint ist, nachdem sie selbst sich dieser Begriffe zur Umschreibung ihres Leistungsangebots bedient (Anlagen K30, K32).

Der Klägerin stehen die geltend gemachten Klageansprüche aus §§ 15 II, IV, V, 51 I, 55 MarkenG im dem vom Senat zuerkannten Umfang zu.

1.

Die Abkürzung €BCC€ genießt als Firmenschlagwort der Klägerin Schutz nach § 5 MarkenG. Dies hat bereits das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend angenommen ist auch durch den Bundesgerichtshof bestätigt worden (Revisionsurteil Tz. 16). Da die Klägerin unstreitig vor der Beklagten unter ihrer Firma die Geschäftstätigkeit begonnen hat und das Schlagwort €BCC€ den Zweitrang des Gesamtzeichens beanspruchen kann (a.a.O.), hat das Klagezeichen auch grundsätzlich die bessere Priorität.

Die Frage der Verwechslungsgefahr (§ 15 II MarkenG) hängt von dem Ausmaß der Zeichenähnlichkeit, der Kennzeichnungskraft des Klagezeichens und dem Grad der Branchennähe zwischen den Parteien ab, wobei diese Faktoren in Wechselwirkung miteinander stehen.

Dabei ist zunächst von Zeichenidentität auszugehen. Dies gilt auch für die im Klageantrag zu 1. c) aufgeführten eingetragenen Marken der Beklagten. Denn soweit diese Marken neben €BCC€ weitere Bestandteile enthalten, sind diese rein beschreibend und spielen daher bei der Frage der Verwechslungsgefahr keine maßgebliche Rolle.

Dagegen ist die Kennzeichnungskraft des Klagezeichens schwach. Wegen des beschreibenden Anklangs verfügt das Klagezeichen originär nur über eine schwache Kennzeichnungskraft (Revisionsurteil Tz. 18), die auch keine nennenswerte Steigerung infolge intensiver Benutzung erfahren hat. Diese Einschätzung des erkennenden Senats im ersten Berufungsurteil hat der BGH auf der Grundlage der damals getroffenen Feststellungen gebilligt (Revisionsurteil Tz. 19). Auch der weitere Vortrag der der Klägerin im wiedereröffneten Berufungsrechtzug zu diesem Punkt rechtfertigt keine andere Einschätzung.

Für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft kommt es - worauf der Senat mit Verfügung des Vorsitzenden vom 11.2.2013 (Bd. VI Bl. 275 d.A.) hingewiesen hat - maßgeblich auf die Verhältnisse zum behaupteten Kollisionszeitpunkt, also Ende 2006/Anfang 2007 an; denn zu diesem Zeitpunkt hat die Beklagte nach Darstellung der Klägerin ihre Geschäftstätigkeit in einer kollisionsbegründenden Form ausgeweitet. Der daraufhin erfolgte Vortrag der Klägerin, sie habe auch im Jahre 2006 bereits einen Umsatz von 2,4 Mio. € erreicht (Bd. VI Bl. 343 d.A.), ist jedoch allein bei weitem nicht geeignet, in dem sehr großen Bereich der Informationstechnologie/Telekommunikationstechnik (für den die Parteien übereinstimmend die Abkürzung ITK verwenden) einen zur Steigerung der Kennzeichnungskraft ausreichenden Bekanntheitsgrad darzulegen. Soweit sich die Klägerin daneben - über den Vortrag im ersten Berufungsverfahren hinaus - ergänzend auf weitere Veröffentlichungen (Anlagen K 37-39; Bd. V Bl. 231 ff.) beruft, handelt es sich lediglich um drei einzelne Berichte, in denen die Klägerin und ihre Leistungen erwähnt werden. Auch damit kann eine nennenswerte Bekanntheit nicht substantiiert dargetan werden.

Bei der Frage der Branchennähe kommt es im vorliegenden Fall nicht darauf an, ob nach den allgemeinen Grundsätzen zwischen den sich gegenüberstehenden Geschäftsfeldern irgendeine (noch so geringe) Branchennähe gegeben ist; eine solche geringe Branchennähe kann zwischen sämtlichen Geschäftsfeldern, die sich noch dem großen Bereich ITK zuordnen lassen, nicht verneint werden. Entscheidend für die Frage der Verwechslungsgefahr ist vielmehr, ob das Maß der Branchennähe ausreichend hoch ist, um hier angesichts der anderen beiden maßgeblichen Parameter (Zeichenidentität einerseits und geringe Kennzeichnungskraft andererseits) bei der erforderlichen Gesamtabwägung eine Verwechslungsgefahr begründen zu können; hiervon ist der Senat im Übrigen auch bereits im ersten Berufungsurteil ausgegangen (vgl. S. 14, 16).

Dabei kann nach Auffassung des erkennenden Senats auch ein gewisses Freihaltebedürfnis für die kennzeichenmäßige Verwendung von - nicht unbegrenzt zur Verfügung stehenden - Buchstabenkombinationen nicht unbeachtet bleiben. In der Grundsatzentscheidung €DB Immobilienfonds€ (GRUR 2001, 344), in der der Bundesgerichtshof unter Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung erstmals die originäre Schutzfähigkeit von nicht aussprechbaren Buchstabenkombinationen bejaht hat, ist ausdrücklich anerkannt worden, dass Mitbewerber durchaus ein nicht von der Hand zu weisendes Interesse an der Verwendung derartiger Abkürzungen haben könnten; diesem Interesse könne aber dadurch Rechnung getragen werden, dass der Schutzbereich durch €strenge Anforderungen an die Verwechslungsgefahr - einschließlich der Branchennähe - auf das erforderliche Maß eingeschränkt wird€ (a.a.O. Tz. 23). Diese Erwägungen müssen insbesondere dann gelten, wenn - wie hier - die in Rede stehende Abkürzung einen beschreibenden Anklang hat und daher sogar konkrete Anhaltspunkte für ein gewisses Freihaltebedürfnis bestehen.

Im Ergebnis sind daher im vorliegenden Fall an das erforderliche Maß der Branchennähe eher hohe Anforderungen zu stellen.

2.

Angesichts dieser Erwägungen stehen der Klägerin die geltend gemachten Unterlassungsansprüche im Umfang der Hauptanträge zu I. 1. nicht zu.

Mit den (Haupt-)Unterlassungsanträgen soll der Beklagten untersagt werden, die angegriffenen Zeichen - abgesehen von dem ausgenommen €Carrier-Bereich€ - einschränkungslos für sämtliche Dienstleistungen im Software- bzw. ITK-Bereich zu verwenden. Ein solcher Schutzumfang kommt dem Klagezeichen nicht zu, da es aus den unter Ziffer 2. dargestellten Gründen insoweit an dem für die Bejahung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Ausmaß der Branchennähe fehlt.

3.

Hinsichtlich des zuletzt gestellten Hilfsantrages zu I. 1. ist die Klage zum weit überwiegenden Teil begründet.

a)

Der Klägerin stehen die mit den Hilfsanträgen zu 1. a), b) und d) geltend gemachten Unterlassungsansprüche in dem vom Senat zuerkannten Umfang zu, da insoweit nach den in Ziffer 1. dargestellten Erwägungen eine für die Annahme der Verwechslungsgefahr ausreichende Branchennähe gegeben ist.

Nach dem Sach- und Streitstand ist davon auszugehen, dass die Klägerin seit Beginn ihrer Tätigkeit im Jahre 1996 auf dem Gebiet der IT-Sicherheitstechnik tätig ist. Die Klägerin hat hierzu vorgetragen, dass sie den von ihr beratenen Unternehmen seit langem Lösungen zur Erhöhung der Sicherheit beim Betrieb von IBM Lotus Domino Infrastrukturen anbietet, und dies durch Vorlage ihrer eigenen werblichen Darstellungen (Anlage K-2; Bd. I Bl. 17 d.A.) und Veröffentlichungen Dritter (Anlage K-11; Bd. I Bl. 230 ff. d.A.; Anlage K-22 Bd. III Bl. 701 ff. d.A., Anlagen K37 bis K39; Bd. V Bl. 231 ff. d.A.) belegt. Die Unterlagen stammen entweder aus der Zeit vor Ende 2006/Anfang 2007 oder jedenfalls aus dem Jahr 2007 und lassen in der Gesamtschau keinen Zweifel daran, dass die Klägerin bereits lange Zeit vor Ende 2006/Anfang 2007 in dem genannten Bereich tätig war. Unter diesen Umständen muss das Bestreiten dieser Tatsache durch die Beklagte als unsubstantiiert angesehen werden.

Soweit sich die Hilfsanträge zu 1. a), b) und d) daher gegen die Verwendung der angegriffenen Zeichens im Geschäftsfeld IT-Sicherheit (€alle vorgenannten Tätigkeiten im Bereich € IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Systemen vor Angriffen und Gefahren (€Managed Security€)€) richten, ist nach der Revisionsentscheidung des Bundesgerichtshofs (Tz. 27) Branchenidentität der hochgradige Branchenähnlichkeit anzunehmen. Dass die Beklagte in diesem Geschäftsfeld tätig ist, ergibt sich aus ihrer eigenen Darstellung im Geschäftsbericht für das Jahr 2008 (Anlagen K30, K35, K36; Bd. V Bl. 74 f, 84 ff. d.A.), im Internet (Anlagen K31 bis K33; Bd. V Bl. 76 ff. d.A.) sowie in einer Werbebroschüre (Anlage K34; Bd. V Bl. 80 ff. d.A.).

Aber auch soweit mit den Hilfsanträgen zu 1. a), b) und d) die Verwendung der angegriffenen Zeichen für die Geschäftsfelder Management von Collaboration und Messaging-Infrastrukturen (€Managed Services€), Zusammenführung aller Kommunikationsdienste und die Integration mit Präsenzfunktionen, E-Mail-Dienste (€Managed Collaboration€) und Lösungen für konvergente Netzplattformen für Datentransfer, Internet und Datenverwaltung (€Managed IT€) untersagt werden soll, ist das für eine Verwechslungsgefahr erforderliche Maß an Branchennähe zu bejahen.

Dass die Beklagte auch in diesen Geschäftsfeldern tätig ist, ergibt sich ebenfalls aus den vorstehend genannten Unterlagen. Aus Anlage K32 ist dabei zu entnehmen, dass €Managed Services€ als Oberbegriff für die weiteren Leistungen verwendet wird, die jeweils mit dem Bestandteil €Managed €€ bezeichnet werden.

Zwischen diesen Geschäftsfeldern einerseits und dem Bereich der IT-Sicherheitstechnik andererseits bestehen derart viele Berührungspunkte, dass ungeachtet der hier zu stellenden hohen Anforderungen an den Grad der Branchennähe eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann. Denn bereits aus der genannten eigenen Darstellung der Beklagte in der Werbung lässt sich entnehmen, dass jedenfalls die Beklagte selbst der Auffassung ist, dass diese, unter dem Oberbegriff €Managed Services€ zusammengefassten, Geschäftsfelder sehr eng zusammengehören. So heißt es auf Seite 2 des Geschäftsberichts für das Jahr 2008, dass die einzelnen Leistungen €auf Basis einer konvergenten IP-Plattform€ angeboten würden. Dies reicht für die Bejahung einer hinreichend großen Branchennähe zwischen den in Rede stehenden Geschäftsfeldern aus.

Unbegründet ist die Klage hinsichtlich der Hilfsanträge zu 1. a), b) und d) allerdings, soweit Unterlassung auch für das weitere Geschäftsfeld €technisches Projektmanagement, Planung, Analyse und Beratung im EDV-Bereich€ verlangt wird. Da auch hiervon praktisch alle denkbaren Leistungen im EDV-Bereich abgedeckt würden, gelten die Ausführungen zum Hauptantrag (vgl. oben Ziffer 2.) hier entsprechend.

b)

Der mit dem Hilfsantrag zu 1. c) (der allerdings mit dem Hauptantrag zu 1. c) übereinstimmt) geltend gemachte Unterlassungsanspruch gegen die Benutzung der (noch) eingetragenen Marken mit dem allein kennzeichnenden Bestandteil €BCC€ bzw. €bcc€ steht der Klägerin aus den dargestellten Gründen ebenfalls zu; jedoch ist auch insoweit der Verbotsumfang auf die Verwendung für die Geschäftsfelder zu beschränken, für die der Unterlassungsanspruch gemäß Hilfsanträgen zu 1. a), b) und d) gegeben ist. Die entsprechende Einschränkung des Tenors konnte vom Senat als minus gegenüber dem Klageantrag vorgenommen werden.

4.

Hinsichtlich des Löschungsantrages zu 2. bedurfte es keiner Differenzierung zwischen dem Haupt- und dem Hilfsantrag zu I., da dieser Antrag in den Haupt- und Hilfsanträgen identisch ist.

Gegen die Marken, die bereits Gegenstand des Unterlassungsantrages zu 1. c) sind, steht der Klägerin auf der Grundlage ihres älteren Unternehmenskennzeichenrechts aus §§ 12, 51 I, 55 MarkenG ein Löschungsanspruch zu, allerdings wiederum nur in dem Umfang, in dem die Marken für Dienstleistungen eingetragen sind, die sich nach den Ausführungen unter Ziffern 2. und 3. im Kollisionsbereich das Unternehmenskennzeichenrecht befinden, d.h. den Geschäftsfeldern €Managed Services€, €Managed Security€, €Managed Collaboration€ und €Managed IT€ zuzurechnen sind.

Dies ist der Fall für die Leistungen €Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten und Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz vor illegalen Netzwerkzugriffen€, die sich im Dienstleistungsverzeichnis der Marken gemäß Anträgen zu 1. c) aa) und cc) finden.

Bei allen anderen eingetragenen Leistungen handelt es sich um Oberbegriffe aus dem EDV-Bereich, die jedoch jeweils über die im vorliegenden Fall hinreichend branchennahen Geschäftsfelder hinausgehen. Daher hat die Teillöschung in der Weise zu erfolgen, dass bei diesen Leistungen die fraglichen Geschäftsfelder ausgenommen werden. Dem hat der Senat durch einen entsprechenden Zusatz am Ende des Tenors zu 2. Rechnung getragen. Welche Erklärungen gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt zur Herbeiführung der erforderlichen Teillöschung abzugeben sind, bleibt der Beklagten überlassen, wobei die Klägerin die notwendigen Maßnahmen gegebenenfalls auf dem Wege eines Antrages nach § 888 ZPO erzwingen kann.

5.

Hinsichtlich der - ebenfalls in den Haupt- und Hilfsanträgen übereinstimmend gestellten - Folgeanträge zu 3. und 4. ist die Klage begründet, soweit diese Anträge auf die zugesprochenen Unterlassungsanträge zu 1. rückbezogen sind. Der Beklagte ist hinsichtlich der begangenen Verletzungshandlungen jedenfalls Fahrlässigkeit vorzuwerfen, weshalb der Klägerin gemäß § 15 V MarkenG ein Schadensersatzanspruch dem Grunde nach zusteht. Da die Klägerin zur Bezifferung dieses Schadens nicht in der Lage ist, hat sie gemäß § 242 BGB einen Anspruch auf Erteilung der zur Schadensermittlung erforderlichen Auskünfte sowie gemäß § 256 I ZPO ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Schadensersatzpflicht.

Klarstellend ist darauf hinzuweisen, dass die antragsgemäß ausgesprochene Verurteilung zur Auskunft über den Umfang der Verletzungshandlungen - mangels weiterer im Antrag enthaltener Vorgaben - erfüllt wird, wenn die Beklagte mitteilt, in welchem Zeitraum sie die einzelnen Zeichen benutzt hat und welche Umsätze sie unter Benutzung der einzelnen Zeichen erzielt hat.

Keinen Erfolg hat der Klageantrag zu 3., soweit er auf Rechnungslegung gerichtet ist. Eine Rechnungslegung über den Umfang der Verletzungshandlung scheidet begrifflich aus. Die Rechnungslegung über andere Umstände wird mit dem Klageantrag nicht geltend gemacht.

6.

Hinsichtlich sämtlicher entstandener Klageansprüche kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg auf Verjährung (§ 20 MarkenG) oder Verwirkung (§§ 21 MarkenG, 242 BGB) berufen. Da die Beklagte - zumindest nach Kenntnis der Klägerin - die kollisionsbegründende Ausweitung der Geschäftstätigkeit der Beklagten erst Ende 2006/Anfang 2007 vorgenommen hat und die Klage im Jahre 2007 erhoben worden ist, ist für eine Verjährung oder Verwirkung kein Raum. Insoweit wird in vollem Umfang auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil (S. 26 f.) Bezug genommen.

7.

Der Antrag auf Feststellung der Erledigung der Hauptsache hat in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang Erfolg. Eine Erledigung der Unterlassungsanträge zu 1. c) jj) bis uu) sowie des auf sie rückbezogenen Löschungsantrags zu I. 3. b) aus dem Schriftsatz des Klägervertreters vom 14.10.2011 ist infolge der Löschung der Marken während des Rechtsstreits nur eingetreten, soweit die Anträge ohne das erledigende Ereignis Erfolg gehabt hätten. Dies ist nur der Fall, soweit sich diese Anträge auf die im Tenor bezeichneten Geschäftsfelder bezogen. Zur Begründung wird auf die Ausführungen unter Ziffern 3. b) und 4. verwiesen, die entsprechend auch für die inzwischen gelöschten Marken gelten.

8.

Soweit den zuletzt gestellten Klageanträgen aus den vorgenannten Gründen nicht entsprochen werden konnte, war die Klage abzuweisen.

9.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 I, 97 I ZPO, wobei die vorgenommene Quotelung dem wechselseitigen Obsiegen der Parteien entspricht.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Bei der Höhe der Sicherheitsleistung für die Abwendungsbefugnis der Beklagten hat der Senat sich - unter Berücksichtigung der teilweisen Klageabweisung in der Berufung - an der Sicherheitsleistung orientiert, die mit Teilurteil vom 6.3.2008 auf den Antrag der Beklagten nach § 718 ZPO für die vorläufige Vollstreckbarkeit aus dem erstinstanzlichen Urteil festgesetzt worden ist.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision (§ 543 II ZPO) sind nicht erfüllt, nachdem die für die Entscheidung maßgeblichen Rechtsfragen bereits durch das Revisionsurteil des Bundesgerichtshofs geklärt worden sind.






OLG Frankfurt am Main:
Urteil v. 15.08.2013
Az: 6 U 269/07


Link zum Urteil:
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