Oberlandesgericht München:
Urteil vom 24. Januar 2008
Aktenzeichen: 29 U 3084/07

(OLG München: Urteil v. 24.01.2008, Az.: 29 U 3084/07)

Tenor

1. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 21.03.2007 wird zurückgewiesen.

2. Der Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

4.

Gründe

I.

Die Parteien streiten um markenrechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit einer vom Kläger beanstandeten Markenanmeldung seitens des Beklagten.

Der Kläger ist Inhaber der Wortmarke Nr. ...13 "w..." (Anmeldetag: 10.11.2005, Tag der Eintragung: 10.02.2006), eingetragen für die folgenden Waren der Klassen 3 und 5:

Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

Der Beklagte hat am 12.11.2005 die Wortmarke "W" für die Klassen 03; 05; 29; 30, 32 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet (vgl. Anlage K 2).

Der Verfahrensstand bezüglich dieser Marke per 12.02.2006 lautete dahingehend, dass die Marke nicht eingetragen wurde (vgl. Anlage zur Klageerwiderung vom 16.05.2006, nach Bl. 16). Dieser Verfahrensstand war allerdings aus dem via Internet zugänglichen Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts nicht sofort ersichtlich. Zu den Abfragezeitpunkten 16.03.2006 (Anlage K 9, nach Bl. 44) und 26.04.2006 (Anlage K 10, nach Bl. 44) lautete dort die Eintragung in der Rubrik "Letzter Verfahrensstand" jeweils; "Empfangsbescheinigung mit Veroeffentl. d. Anmeldung". Die Nichteintragung der Marke beruhte darauf, dass der Beklagte die fälligen Gebühren betreffend die Anmeldung nicht bezahlt hatte.

Mit Anwaltsschreiben vom 14.02.2006 (Anlage K 3) forderte der Kläger den Beklagten auf, die Anmeldung der Marke "W" hinsichtlich der Waren der Klassen 3 und 5 zurückzunehmen, und bat den Beklagten, die in der Anlage beigefügte vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung unterzeichnet zurückzuleiten. Der Beklagte hat vorprozessual auf dieses Abmahnungsschreiben nicht geantwortet.

Der Kläger hat zunächst in erster Instanz folgende Anträge angekündigt:

I. Dem Beklagten wird bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel verboten,

das Zeichen

"W" auf Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege sowie pharmazeutischen und/oder veterinärmedizinischen Erzeugnissen anzubringen und/oder unter diesem Zeichen diese Waren anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen.

II. Der Beklagte wird verurteilt, dem Deutschen Patent- und Markenamt gegenüber die Markenanmeldung "W" Nr. ...44 unwiderruflich zurückzunehmen, soweit Waren der Klassen 3 und 5 betroffen sind bzw. in die Teil-Löschung der vorstehend genannten Marke einzuwilligen, soweit Waren der Klassen 3 und 5 betroffen sind und die Anmeldung zwischenzeitlich zur Eintragung geführt hat.

III. Der Beklagte wird verurteilt, für den Kläger an die Rechts- und Patentanwälte L., S., G. 1.359,80 Euro zuzüglich 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Mit der Klageerwiderung vom 06.06.2006 hat der Beklagte folgende strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben:

"... verpflichtet sich der Beklagte ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gleichwohl rechtsverbindlich, es bei Meidung einer Vertragsstrafe von 5.001,00 Euro zu unterlassen, das Zeichen "W." auf Seifen, Parfümeriewaren, ätherischen Ölen, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege sowie pharmazeutischen und/oder veterinärmedizinischen Erzeugnissen anzubringen und/oder unter diesem Zeichen diese Waren anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen."

Der Kläger hat daraufhin Klageantrag Nr. I für erledigt erklärt. Der Beklagte hat sich der Erledigterklärung angeschlossen. Beide Parteien haben gegenseitige Kostenanträge gestellt.

Den Klageantrag Nr. II hat der Kläger zurückgenommen, jedoch beantragt,

gemäß § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen.

Im Übrigen hat der Kläger in erster Instanz den Klageantrag Nr. III gestellt.

Der Beklagte hat in erster Instanz beantragt,

die Klage abzuweisen sowie die Kosten des gesamten Rechtsstreits dem Kläger aufzuerlegen.

Mit Urteil vom 21.03.2007, berichtigt durch Beschluss vom 02.04.2007, hat das Landgericht den Beklagten verurteilt, für den Kläger an die Rechtsanwälte und Patentanwälte L., S., G. 1.359,80 Euro zuzüglich 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit 03.05.2006 zu zahlen. Ferner hat das Landgericht dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Auf dieses Urteil wird einschließlich der darin getroffenen tatsächlichen Feststellungen Bezug genommen.

Gegen die genannte Verurteilung in der Hauptsache und bezüglich der Kostentragung richtet sich die Berufung des Beklagten.

Der Beklagte beantragt in der Berufungsinstanz,

das am 21.03.2007 verkündete Urteil des Landgerichts München I € 1 HK O 7096/06 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Der Kläger beantragt in der Berufungsinstanz,

die Berufung des Beklagten zurückzuweisen.

Ergänzend wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätzen nebst Anlagen sowie auf das Protokoll des Termins vom 24.01.2008 Bezug genommen werden.

II.

1. Die Berufung des Beklagten ist € entgegen der Auffassung des Klägers € auch insoweit zulässig, als sich der Beklagte dagegen wendet, dass er verurteilt worden ist, die Kosten zu tragen, soweit der Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt wurde und soweit der Kläger die Klage teilweise zurückgenommen hat. Die Berufung gegen ein Urteil in der Hauptsache ergreift auch die Kostenentscheidung, soweit diese den nach § 91 a ZPO erledigten Teil betrifft (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 26. Aufl., § 91 a, Rdn. 56; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 28. Aufl., § 91 a, Rdn. 56; OLG München NJW 1970, 2114; BGHZ 17, 392, 396 ff. zur vergleichbaren Konstellation der Anfechtung einer in einem Schlussurteil ergangenen Entscheidung über die Kosten eines Anerkenntnis-Teilurteils im Wege der Anschlussberufung unbeschadet der Vorschrift des § 99 Abs. 2 ZPO). Für den die Teilrücknahme betreffenden Teil der Kostenentscheidung gilt Entsprechendes.

2. Die Berufung des Beklagten ist nicht begründet.

a) Dem Kläger steht der vom Landgericht ausgeurteilte Zahlungsanspruch in Höhe von 1.359,80 Euro nach § 683, § 670 BGB zu (vgl. Schweyer in v. Schultz, Markenrecht, § 14, Rdn. 254 zur Erstattung von Abmahnkosten nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag). Entsprechendes gilt für den vom Landgericht ausgeurteilten Zinsanspruch nach § 291, § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB.

aa) Zwischen der klägerischen € prioritätsälteren € Wortmarke Nr. ... 13 "w ...", die für die nachstehend genannten Waren der Klassen 3 und 5

Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke

eingetragen ist und dem vom Beklagten zunächst am 12.11.2005 zur Markeneintragung angemeldeten Wortzeichen "W" besteht, was zwischen den Parteien nicht weiter problematisiert wird, hinsichtlich der Klassen 3 und 5 Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

bb) Aufgrund der vom Beklagten vorgenommenen Markenanmeldung bestand eine Erstbegehungsgefahr hinsichtlich der Waren der Klassen 3 und 5, weil mit der Benutzung der angemeldeten Wortmarke, die nur zwei Tage nach der Anmeldung der klägerischen Marke mit identischem Wortbestandteil angemeldet worden ist, zu rechnen war (vgl. BGH GRUR 1990, 361, 363 € Kronenthaler; BGH GRUR 2003, 428, 431 € BIG BERTHA; BGH, GRUR 2004, 600, 601 € d-c-fix/CD-FIX; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 3156).

Durch die Fiktion der Anmeldungsrücknahme gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG ist die Erstbegehungsgefahr im Streitfall, wie das Landgericht zutreffend angenommen hat, nicht beseitigt worden. Allerdings sind an die Beseitigung einer Erstbegehungsgefahr grundsätzlich weniger strenge Anforderungen zu stellen als an den Fortfall der durch eine Verletzungshandlung begründeten Wiederholungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2001, 1174, 1176 € Berühmungsaufgabe). Auch wenn zur Beseitigung der durch eine Markenanmeldung begründeten Erstbegehungsgefahr deshalb keine strafbewehrte Unterlassungserklärung gefordert wird (so indes Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 14, Rdn. 232), genügt jedenfalls die bloße Nichtzahlung fälliger Gebühren, d. h. ein Untätigbleiben des Anmeldenden, mit der Folge der Fiktion der Anmeldungsrücknahme gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG nicht zur Beseitigung der Erstbegehungsgefahr. In einem derartigen Fall ist für den Außenstehenden nicht erkennbar, ob die Nichteinzahlung der fälligen Gebühren lediglich auf einem Versehen des Anmeldenden oder auf dessen bewusster Entscheidung, die Anmeldung via § 6 Abs. 2 PatKostG rückgängig zu machen und das Wortzeichen "W" für die betreffenden Waren nicht zu benutzen, beruht. Die vorstehenden Ausführungen stehen im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, der sogar die vom Markeninhaber aktiv herbeigeführte Teillöschung einer bereits eingetragenen Marke, die in dem betreffenden Umfang nicht zum Warenvertrieb benutzt worden war, zur Beseitigung der Begehungsgefahr für nicht ausreichend erachtet hat (vgl. BGH GRUR 2004, 600, 601 € d-c-fix/CD-FIX).

Im Übrigen hat der Beklagte eine zur Beseitigung der Erstbegehungsgefahr ausreichende eindeutige und unmissverständliche Erklärung, dass er das Wortzeichen "W" nicht für Waren der Klassen 3 und 5 benutzen werde, vorprozessual nicht abgegeben, insbesondere nicht vor dem 14.02.2006. Das an den Beklagten gerichtete anwaltliche Abmahnungsschreiben vom 14.02.2006 (Anlage K 3) ist unbeantwortet geblieben. Der Beklagte hat, wie das Landgericht festgestellt hat (UA S. 3), dieses mit Einschreiben/Rückschein versandte Schreiben nicht abgeholt.

cc) Soweit der Beklagte erstmals in der Berufungsinstanz mit Schriftsatz vom 15.01.2008, S. 2 bestritten hat, dass der Kläger einen Abmahnauftrag für das Abmahnungsschreiben vom 14.02.2006 erteilt habe, ist dieses neue Verteidigungsmittel, das schon in erster Instanz hätte gebracht werden können, nicht zuzulassen (vgl. § 531 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ZPO).

dd) Gegen die Höhe der vom Landgericht ausgeurteilten Abmahnkosten hat der Beklagte in der Berufungsinstanz keine spezifischen Einwendungen erhoben.

ee) Der vom Landgericht ausgeurteilte Zinsanspruch beruht auf § 291, § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB. Die Wendung "5 % Zinsen über dem Basiszinssatz" ist vor dem Hintergrund des § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB dahingehend auszulegen, dass Zinsen in Höhe von "5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz" geschuldet sind (vgl. OLG Hamm NJW 2005, 2238, 2239).

b) Aus den vorstehenden Gründen hat die Berufung des Beklagten ebenfalls keinen Erfolg, soweit er sich dagegen wendet, dass ihm das Landgericht den Teil der Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens, der auf den übereinstimmend für erledigt erklärten Teil (Unterlassungsantrag) entfällt, nach § 91 a ZPO auferlegt hat. Ergänzend wird auf die Ausführungen im Urteil des Landgerichts unter Nr. 4 der Entscheidungsgründe Bezug genommen.

c) Keinen Erfolg hat die Berufung des Beklagten auch, soweit er sich dagegen wendet, dass ihm das Landgericht nach § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO den Teil der Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens auferlegt hat, der auf den zurückgenommenen Teil (Rücknahme- bzw. Löschungsantrag) entfällt. Nach § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO bestimmt sich die Kostentragungspflicht nach billigem Ermessen, wenn der Anlass zur Einreichung der Klage vor Rechtshängigkeit weggefallen ist und die Klage daraufhin zurückgenommen wird. § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO ist auch dann anwendbar, wenn der genannte Anlass bereits vor Klageeinreichung weggefallen ist und der Kläger die Klage in Unkenntnis dieses Wegfalls eingereicht hat (vgl. MünchKommZPO/Becker-Eberhard, 3. Aufl., § 269, Rdn. 61; Reichold in Thomas/Putzo aaO § 269, Rdn. 16; Senat OLGReport 2004, 218 f.). Zwar ist § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO einer erweiternden Auslegung nicht zugänglich (vgl. BGH NJW-RR 2005, 1662, 1664). Um eine solche erweiternde Auslegung geht es im Streitfall indes nicht. Aus den Gesetzesmaterialien (vgl. BT-Drucks. 14/4722, S. 81) ergibt sich eindeutig, dass § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO nicht auf die Konstellation des Wegfalls des Anlasses für die Klageerhebung zwischen Klageeinreichung und Klagezustellung beschränkt ist, sondern auch die Konstellation des genannten Wegfalls vor Klageeinreichung erfasst.

Im Streitfall entspricht es billigem Ermessen, dem Beklagten den Teil der Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens aufzuerlegen, der auf den zurückgenommenen Teil (Rücknahme- bzw. Löschungsantrag) entfällt. Der Beklagte hat durch die Markenanmeldung vom 12.11.2005 die Anzeige des Verfahrensstandes in dem via Internet zugänglichen Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes ausgelöst, die noch am 26.04.2006 (vgl. Anlage K 10, nach Bl. 44) folgendermaßen lautete: "Letzter Verfahrensstand": "Empfangsbescheinigung mit Veroeffentl. d. Anmeldung"; dem Kläger und dessen Prozessbevollmächtigten, die sich an dem aus dem genannten Online-Register ersichtlichen Verfahrensstand orientiert haben (vgl. Anlagen K 10, K 11, nach Bl. 44), war der wirkliche Verfahrensstand bei Einreichung der Klage nicht bekannt. Außerdem ist die klägerische Abmahnung (Anwaltsschreiben vom 14.02.2006), die, wie vorstehend dargelegt, bezüglich des geltend gemachten Unterlassungsanspruchs berechtigt war, unbeantwortet geblieben. Nach den Feststellungen des Landgerichts (UA S. 3) hat der Beklagte, wie bereits erörtert, dieses mit Einschreiben/Rückschein versandte Schreiben nicht abgeholt; diese Verletzung der ihm selbst gegenüber bestehenden geschäftlichen Obliegenheiten vermag den Beklagten nicht zu entlasten. Bei einer berechtigten Abmahnung trifft den Abgemahnten nach Treu und Glauben eine Antwortpflicht (vgl. BGH GRUR 1990, 381, 382 € Antwortpflicht des Abgemahnten). Im Rahmen der Antwort auf das Abmahnungsschreiben, zu der der Beklagte nach den genannten Grundsätzen verpflichtet war, hätte dieser unschwer mitteilen können, dass er die Anmeldegebühren mit der Folge der Fiktion der Anmeldungsrücknahme am 12.02.2006 nicht bezahlt hatte; die Klage auf Rücknahme der Markenanmeldung (bzw. Löschung der Eintragung) hätte sich dann erübrigt. Gegenüber diesen Gesichtspunkten fällt nicht entscheidend ins Gewicht, dass der Kläger vor Klageeinreichung nicht beim Deutschen Patent- und Markenamt telefonisch oder sonstwie nachgefragt hat, ob der aus dem via Internet zugänglichen Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts ersichtliche Verfahrensstand zutrifft oder etwa überholt ist. Unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstandes entspricht es aus den vorstehend genannten Gründen billigem Ermessen, dem Beklagten auch denjenigen Teil der Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens aufzuerlegen, der auf die Teilklagerücknahme entfällt.

3. Die Kostenentscheidung bezüglich der Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 713 ZPO.

5. Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Rechtssache unter Berücksichtigung des Urteils des Bundesgerichtshofes vom 15.01.2004 € I ZR 121/01 = GRUR 2004, 600, 601 € (d-c-fix/CD-FIX) keine grundsätzliche Bedeutung hat (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO nicht vorliegen (vgl. dazu BGH NJW 2003, 65 ff.). Dies gilt auch, soweit es um die auf der Grundlage von § 91 a ZPO und § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO getroffenen Kostenentscheidungen geht. Es ist nicht Zweck einer Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits nach § 91 a ZPO, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu klären oder das Recht fortzubilden (vgl. BGH NJW 2007, 1591, Rdn. 22; Reichold in Thomas/Putzo aaO § 574, Rdn. 7). Für die Kostenentscheidung nach § 269 Abs. 3 Satz 3 ZPO gilt Entsprechendes.

OLG München:
Urteil v. 24.01.2008
Az: 29 U 3084/07