Bundesgerichtshof:
Urteil vom 11. Januar 2005
Aktenzeichen: X ZR 20/02

Tenor

Auf die Revision der Beklagten wird das am 15. November 2001 verkündete Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Kostenausspruch und insoweit teilweise aufgehoben, als die Beklagte über den landgerichtlichen Urteilsausspruch hinaus zur Rechnungslegung über Handlungen seit dem 16. Juni 1990 verurteilt worden ist und als festgestellt worden ist, daß die Beklagte zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung für die in der Zeit vom 16. Juni 1990 bis zum 28. August 1993 begangenen Handlungen und zum Ersatz des Schadens für Handlungen in der Zeit vom 29. August 1993 bis 17. September 1996 verurteilt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird der Rechtsstreit zu anderweiter Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen.

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin des einen Leichtflüssigkeitsabscheider betreffenden, u.a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 368 084 (Klagepatents), das sie von den Erben des auch als Erfinder benannten verstorbenen früheren Patentinhabers H. erworben hat; vor dem Rechtserwerb entstandene Ansprüche wegen Benutzung oder Verletzung des Klagepatents sind an die Klägerin abgetreten worden. Patentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

"Leichtflüssigkeitsabscheider mit einem Zulauf (11) für ein Leichtflüssigkeits-Schwerflüssigkeits-Gemisch, mindestens einer Abscheidekammer (2), einem Schwerflüssigkeitsablauf (13) und einer Leichtflüssigkeitsabführung (3), wobei dem Zulauf (11) für das Leichtflüssigkeits-Schwerflüssigkeits-Gemisch ein Absperrorgan (6) zugeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Absperrorgan (6) bei Erreichen einer bestimmten Höhe des Leichtflüssigkeitsspiegels selbsttätig den Zulauf sperrt."

Die Klägerin macht Entschädigungsund Schadensersatzansprüche wegen Benutzung der angemeldeten Erfindung und Verletzung des Klagepatents durch Herstellung und Vertrieb der Leichtflüssigkeitsabscheider durch die Beklagte geltend. Diese benutzt sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß. Die Beklagte meint, zur Benutzung auch der durch das Klagepatent geschützten Erfindung berechtigt zu sein. Sie ist unstreitig berechtigt, eine weitere Erfindung H. , die zu der deutschen Patentanmeldung 39 30 226 geführt hat, gegen Zahlung einer Lizenzvergütung zu benutzen. Diese weitere Erfindung bildet die Entwicklungsstufe 6 des von H. entwickelten Abscheidersystems, während sich die dem Klagepatent zugrunde liegende Erfindung auf eine frühere Entwicklungsstufe bezieht.

Wegen weiterer Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechte kam es zum Streit zwischen H. und den drei Gesellschaftern einer im Verfahren als I. bezeichneten Gesellschaft bürgerlichen Rechts, der auch der Geschäftsführer der Beklagten angehörte. Die Übertragungsklage der Gesellschafter der I. bezüglich dieser Schutzrechte wurde abgewiesen. In einem weiteren Rechtsstreit kam es zu einem am 17. September 1996 gerichtlich protokollierten Vergleich, in dem sich H. zur Zahlung von 40.000 DM an die Gesellschafter der I. bei Erledigung sämtlicher, auch der nicht streitbefangenen gegenseitigen Ansprüche aus einer früheren Vereinbarung verpflichtete. Aus diesem Vergleich leitet die Beklagte ihre Benutzungsberechtigung in erster Linie her. Die Klägerin vertritt demgegenüber die Ansicht, daß die Beklagte zur Benutzung der im Klagepatent geschützten Lehre nicht berechtigt sei.

Das Landgericht hat die Beklagte zu Unterlassung und Rechnungslegung verurteilt sowie deren Schadensersatzpflicht seit dem 18. September 1996 festgestellt.

Gegen das Urteil des Landgerichts haben beide Parteien Berufung eingelegt, die Klägerin mit dem Ziel, eine Verurteilung ab einem Monat nach Veröffentlichung der Anmeldung zu erreichen, die Beklagte mit dem Ziel vollständiger Klageabweisung. Das Rechtsmittel der Klägerin hatte Erfolg, während die Berufung der Beklagten zurückgewiesen wurde. Mit ihrer Revision begehrt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Gründe

Die Revision führt entsprechend der Anfechtung durch die Revision zur Aufhebung des angefochtenen Urteils in dem Umfang, in dem die Verurteilung der Beklagten durch das Berufungsurteil gegenüber dem Landgerichtsurteil erweitert worden ist, und in diesem Umfang zur Zurückverweisung des Rechtsstreits an das Berufungsgericht, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens zu übertragen ist.

I. Das Berufungsgericht hat der Klägerin teils aus eigenem, teils aus abgetretenem Recht Ansprüche wegen Benutzung der offengelegten Patentanmeldung -insoweit zutreffenderweise auf der Rechtsgrundlage des Art. II § 1 IntPatÜG -, teils wegen Patentverletzung (§ 139 PatG, §§ 242, 259 BGB in entsprechender Anwendung) zugesprochen. Es hat dabei -anders als noch das Landgericht -angenommen, Ansprüche wegen der unstreitigen Benutzung der Patentanmeldung und des Klagepatents seien nicht Gegenstand des Vergleichs vom 17. September 1996 gewesen. Entgegen der Auffassung des Landgerichts, die Abgeltungsklausel erfasse auch die Ansprüche H.

gegen die Beklagte, weil H. anerkannt habe, daß I. mit seinen durch die beklagte Gesellschaft ausgeübten Nutzungshandlungen seiner vertraglichen Ausübungspflicht nachkomme, könne ein solches Anerkenntnis nicht darin gesehen werden, daß H. der Gesellschaft die Benutzung der Entwicklungsstufe 6 gestattet habe, die die Benutzung des Klagepatents voraussetze. Die seinerzeit gewährte einfache Lizenz bedeute nicht, daß H. damit anerkannt habe, daß die I. insoweit ihrer Ausübungspflicht nachkomme; hierzu hätte es nach Auffassung des Berufungsgerichts einer Erklärung dahin bedurft, daß die auf Grund der Lizenzvergabe erfolgten Nutzungshandlungen der Beklagten in Erfüllung der Ausübungspflicht der I. erfolgten; eine solche Erklärung sei aber nicht erfolgt und H.

habe auch nach den Umständen nicht zwingend davon ausgehen können, daß die Nutzungshandlungen der Beklagten in Erfüllung der Ausübungspflicht der I. erfolgten. Dieser und ihren Gesellschaftern habe es nämlich frei gestanden, in welcher Weise -z.B. durch Einrichtung einer eigenen Produktionsstätte oder durch Beauftragung eines Drittunternehmens -sie ihrer Ausübungspflicht genügen wollten.

II. Hiergegen wendet sich die Revision im Ergebnis mit Erfolg.

1. Sie rügt die Nichtberücksichtigung erheblichen Streitstoffs (§ 286 ZPO), bei dessen Berücksichtigung das Berufungsgericht zu einem anderen Ergebnis habe kommen müssen. Der Geschäftsführer der Beklagten habe sich, wie H. gewußt habe, lediglich mit der Patentverwaltung befaßt; das operative Geschäft habe allein in den Händen der Beklagten gelegen. Das Landgericht habe zudem unangegriffen festgestellt, daß H. der Beklagten eine Lizenz an der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden Patentanmeldung eingeräumt habe, die eine Benutzung des Klagepatents voraussetze. Die Beklagte habe erhebliche Lizenzzahlungen an H. erbracht.

H. habe auch niemals selbst die verfahrensgegenständlichen Ansprüche geltend gemacht, obwohl er von der Formunwirksamkeit des Lizenzvertrags gewußt habe.

Bei diesen Umständen handelt es sich lediglich um Indiztatsachen, die der Auslegung des Vergleichs durch das Berufungsgericht nicht die Grundlage entziehen.

2. Das Landgericht hat das Vorbringen des Beklagten als nicht widerlegt angesehen, daß es die Benutzung der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden deutschen Patentanmeldung 39 30 226, an der der Beklagten eine Lizenz eingeräumt worden war, erforderte, daß die Beklagte auch die Entwicklungsstufen 3 bis 5 und damit den Gegenstand des Klagepatents benutzen durfte. Das hat das Berufungsgericht nur im Rahmen der Überlegung berücksichtigt, hieraus ergebe sich ein Anerkenntnis von H. nicht, daß I. hiermit ihrer Ausübungspflicht nachkomme. Den weiteren Gesichtspunkt, daß sich hieraus eine Berechtigung der Beklagten ergeben konnte, auch das Klagepatent mitzubenutzen, hat das Berufungsgericht nicht bedacht. Das Berufungsgericht hat weiter nicht berücksichtigt, daß sich eine Benutzungsberechtigung der Beklagten an dem Klagepatent auch unabhängig hiervon daraus ergeben kann, daß die Benutzung des lizenzierten Rechts die des Klagepatents notwendig einschließt, wie es die Beklagte geltend gemacht hat. Setzte nämlich die der Beklagten erteilte Lizenz hinsichtlich der die Entwicklungsstufe 6 betreffenden Patentanmeldung 39 30 226 die Benutzung des Klagepatents voraus, der nach den vom Landgericht getroffenen Feststellungen die Gesellschafter von I. zugestimmt hatten, dann erforderte es der Zweck des Lizenzvertrags, auch die Benutzung dieses Schutzrechts zu gestatten (vgl. Bartenbach/Gennen, Patentlizenzund Knowhow-Vertrag, 5. Aufl. Rdn. 442 m.w.N.; Busse, PatG 6. Aufl. § 15 Rdn. 49). Erfordert bei einem Lizenzvertrag die Benutzung der lizenzierten Erfindung die Mitbenutzung einer weiteren Erfindung des Lizenzgebers, gilt allgemein, daß diese im Zweifel mitlizenziert ist. Wer einem anderen eine Benutzungsberechtigung an einem Schutzrecht einräumt, ist schon nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) in der Regel gehalten, das ihm Mögliche und Zumutbare zu tun, um dem anderen Vertragsteil die Ausübung der vertraglichen Berechtigung zu ermöglichen; das gilt umso mehr, als es bei der vertraglichen Einräumung einer Benutzungsberechtigung in der Regel das Ziel der Rechtseinräumung sein wird, die Berechtigung auch auszuüben. Gesichtspunkte, aus denen sich ausnahmsweise etwas anderes ergeben könnte, sind bisher nicht festgestellt.

III. Das angefochtene Urteil ist demnach aufzuheben. Das Berufungsgericht wird sich bei seiner erneuten Befassung mit der Frage auseinanderzusetzen haben, ob die Benutzung des Klagepatents zur Ausführung der lizenzierten Erfindung tatsächlich erforderlich war. Bejaht es dies, wird eine Verletzung des Klagepatents nur unter besonderen Umständen bejaht werden können.

Soweit die Verurteilung der Beklagten mit der Revision nicht angegriffen ist, ist dem Bundesgerichtshof eine Prüfung verwehrt.

Melullis Scharen Keukenschrijver Asendorf Kirchhoff






BGH:
Urteil v. 11.01.2005
Az: X ZR 20/02


Link zum Urteil:
https://www.admody.com/urteilsdatenbank/efb14be3494d/BGH_Urteil_vom_11-Januar-2005_Az_X-ZR-20-02


Admody Rechtsanwälte Aktiengesellschaft

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Deutschland


Tel.: +49 (0) 511 93 63 92 62
Fax: +49 (0) 511 64 69 36 80

service@admody.com
www.admody.com

Kontaktformular
Rückrufbitte



Für Recht.
Für geistiges Eigentum.
Für Schutz vor unlauterem Wettbewerb.
Für Unternehmen.
Für Sie.



Justitia

 


Bundesweite Dienstleistungen:

  • Beratung
  • Gerichtliche Vertretung
  • Außergerichtliche Vertretung
  • Gutachtenerstellung
  • Inkasso

Rechtsgebiete:

Gewerblicher Rechtsschutz

  • Markenrecht
  • Wettbewerbsrecht
  • Domainrecht
  • Lizenzrecht
  • Designrecht
  • Urheberrecht
  • Patentrecht
  • Lauterkeitsrecht
  • Namensrecht

Handels- & Gesellschaftsrecht

  • Kapitalgesellschaftsrecht
  • Personengesellschaftsrecht
  • Handelsgeschäftsrecht
  • Handelsstandsrecht
  • Internationales Kaufrecht
  • Internationales Gesellschaftsrecht
  • Konzernrecht
  • Umwandlungsrecht
  • Kartellrecht
  • Wirtschaftsrecht

IT-Recht

  • Vertragsrecht der Informationstechnologien
  • Recht des elektronischen Geschäftsverkehrs
  • Immaterialgüterrecht
  • Datenschutzrecht
  • Telekommunikationsrecht


Diese Seite teilen (soziale Medien):

LinkedIn+ Social Share Twitter Social Share Google+ Social Share Facebook Social Share








Admody Rechtsanwälte Aktiengesellschaft



Jetzt Kontakt aufnehmen:

Per Telefon: +49 (0) 511 93 63 92 62.

Per E-Mail: service@admody.com.

Zum Kontaktformular.





Admody Rechtsanwälte Aktiengesellschaft Stamp Logo




Hinweise zur Urteilsdatenbank:
Bitte beachten Sie, dass das in der Urteilsdatenbank veröffentlichte Urteil weder eine rechtliche noch tatsächliche Meinung der Admody Rechtsanwälte Aktiengesellschaft widerspiegelt. Es wird für den Inhalt keine Haftung übernommen, insbesondere kann die Lektüre eines Urteils keine Beratung im Einzelfall ersetzen. Bitte verlassen Sie sich nicht darauf, dass die Entscheidung in der hier angegeben Art und Weise Bestand hat oder von anderen Gerichten in ähnlicher Weise entschieden werden würde.
Lizenzhinweis: Enthält Daten von O‌p‌e‌n‌j‌u‌r, die unter der Open Database License (ODbL) veröffentlicht wurden.
Sollten Sie sich auf die angegebene Entscheidung verlassen wollen, so bitten Sie das angegebene Gericht um die Übersendung einer Kopie oder schlagen in zitierfähigen Werken diese Entscheidung nach.
Durch die Bereitstellung einer Entscheidung wird weder ein Mandatsverhähltnis begründet noch angebahnt.
Sollten Sie eine rechtliche Beratung und/oder eine Ersteinschätzung Ihres Falles wünschen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.


"Admody" und das Admody-Logo sind registrierte Marken von
Rechtsanwalt Sebastian Höhne, LL.M., LL.M.

02.12.2020 - 03:34 Uhr

Tag-Cloud:
Rechtsanwalt Domainrecht - Rechtsanwalt Internetrecht - Rechtsanwalt Markenrecht - Rechtsanwalt Medienrecht - Rechtsanwalt Wettbewerbsrecht - Mitbewerber abmahnen lassen - PayPal Konto gesperrt


Aus der Urteilsdatenbank
LG Dortmund, Urteil vom 15. Januar 2016, Az.: 3 O 610/15 - BPatG, Beschluss vom 5. März 2009, Az.: 30 W (pat) 81/06 - OLG Hamm, Beschluss vom 16. Mai 2011, Az.: I-8 AktG 1/11 - LG Köln, Urteil vom 11. September 2012, Az.: 33 O 353/11 - BGH, Beschluss vom 9. Juli 2013, Az.: AnwZ (Brfg) 25/13 - KG, Beschluss vom 23. Juni 2011, Az.: 23 AktG 1/11 - BPatG, Beschluss vom 14. April 2010, Az.: 17 W (pat) 27/05 - BPatG, Beschluss vom 19. Oktober 2005, Az.: 26 W (pat) 71/04 - OLG Stuttgart, Urteil vom 19. November 2015, Az.: 2 U 75/15 - VG Aachen, Beschluss vom 13. Juli 2006, Az.: 8 L 356/06