Oberlandesgericht Köln:
Urteil vom 28. April 2006
Aktenzeichen: 6 U 222/05

Tenor

1.

Auf die Berufung des Klägers wird das am 27.10.2005 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 601/05 - abgeändert.

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 682,66 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 28.02.2004 zu zahlen.

2.

Die Kosten des Verfahrens erster Instanz tragen der Kläger zu 15 % und die Beklagte zu 85 %. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Beklagte.

3.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

4.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

B E G R Ü N D U N G

I.

Der Kläger, ein Rechtsanwalt, begehrt aus abgetretenem Recht seiner in Gesellschaft bürgerlichen Rechts verbundenen Patent- und Rechtsanwaltssozietät bzw. deren Mandantin, der N.-T.-I. GmbH (nachfolgend nur: Zedentin), Erstattung von Patentanwaltskosten. Er stützt sich insoweit auf eine gegenüber der Beklagten ausgesprochene Abmahnung der Anwalts-GbR vom 21.01.2004, welcher marken- sowie wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche der Zedentin zugrunde gelegt worden waren. Anlass dieser, im Namen eines Rechtsanwalts sowie eines Patentanwalt der Sozietät verfassten und von beiden unterzeichneten Abmahnung war ein Werbeschreiben der Beklagten vom 30.12.2003, in welchem diese Bezug genommen hatte auf die zu Gunsten der Zedentin eingetragenen Wortmarken "H. J. I." (Reg. Nr. DE xxx xx xxx) und "J. C. E. O. D." (Reg. Nr. EU * *** ***). Hinsichtlich der Einzelheiten der Werbung wird auf die nachstehende Wiedergabe verwiesen:

pp.

Auf die Abmahnung hin hat die Beklagte am 23.01.2004 eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung abgegeben, welche auch Vereinbarungen über die Kostenübernahme enthält.

Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass auf die fragliche Kostenklausel gestützte vertragliche Ansprüche an einem Dissens der Parteien scheiterten und Zahlungsansprüche auf gesetzlicher Grundlage deshalb nicht in Betracht kämen, weil mangels eines markenmäßigen Gebrauchs der geschützten Kennzeichen kein zu einer Erstattungspflicht von Patentanwaltskosten i.S. des § 140 Abs. 3 MarkenG führender markenrechtlicher Verletzungstatbestand verwirklicht worden sei. Hiergegen richtet sich die Berufung des Klägers, mit welcher er die - nach einer erstinstanzlichen Teilklagerücknahme verbliebene - Klageforderung weiterverfolgt.

II.

Die Berufung ist zulässig und in der Sache begründet.

Der Senat lässt offen, ob sich das Begehren des Klägers nicht schon aus der Kostenübernahmevereinbarung der von der Beklagten übernommenen Unterlassungsverpflichtungserklärung rechtfertigt. Dem Kläger steht nämlich aus abgetretenem Recht der Zedentin bzw. seiner Sozietät entgegen der Auffassung des Landgerichts jedenfalls ein aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 5, § 140 Abs. 3 MarkenG i.V. mit §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG resultierender Anspruch auf Erstattung von Patentanwaltskosten in Höhe von 682,66 EUR nebst Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu.

1.

Die Beklagte stellt ohne Erfolg in Abrede, dass es von vorneherein an der Mitwirkung eines Patentanwalts gefehlt habe, weshalb ein auf Kostenerstattung gerichteter Anspruch schon im Ansatz fehl gehe.

Das als Anlage K 1 vorgelegte anwaltliche Abmahnschreiben vom 21.01.2004 ist unter Angabe ihrer vollen Namen und vollständigen und korrekten Berufsbezeichnungen sowohl von einem Rechtsanwalt als auch einem Patentanwalt der Anwaltsgesellschaft unterzeichnet und ausdrücklich in beider Namen verfasst worden ("hiermit zeigen wir an, ..."). Der Kläger hat überdies durch Vorlage der internen Mandantenkorrespondenz, nämlich eines Schreibens des fraglichen Patentanwalts vom 13.1.2004 an die Zedentin als seine Mandantin (Anlage K 8), belegt, dass dieser durchaus mit der Bearbeitung der Angelegenheit befasst war.

2.

Die Zedentin war zur Hinzuziehung eines Patentanwalts auch berechtigt, da es sich um eine Kennzeichenstreitsache im Sinne des § 140 Abs. 1 und 3 MarkenG handelte, woraus sich auch der gegen die Beklagte begründete Erstattungsanspruch rechtfertigt.

a)

Gemäß § 140 Abs. 3 MarkenG sind in Kennzeichenstreitsachen i.S. von Absatz 1 der Vorschrift die Gebühren eines Patentanwalts unabhängig davon erstattungsfähig, ob seine Mitwirkung im konkreten Fall notwendig i.S. des § 91 Abs. 1 ZPO war (vgl. BGH GRUR 2003, 639, 640 - Kosten des Patentanwalts). Der Begriff der Kennzeichenstreitsache ist hierbei weit auszulegen: erforderlich, aber auch ausreichend ist ein Bezug zum Markengesetz dergestalt, dass das Rechtsverhältnis, aus dem der geltend gemachte Anspruch abgeleitet wird, den Bestimmungen des Gesetzes unterliegt (BGH GRUR 2004, 622). Dies ist im Streitfall ohne weiteres zu bejahen, nachdem das von der Zedentin veranlasste Abmahnschreiben vom 21.01.2004 unter Bezugnahme auf die zu ihren Gunsten eingetragenen Marken ausdrücklich auch auf Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gestützt worden ist.

Es entspricht zudem ganz herrschender Lehre und ständiger Rechtsprechung, dass die Vorschrift analog auf vorprozessuale Abmahnkosten in Kennzeichenstreitsachen anzuwenden ist, sofern ein materiellrechtlicher Kostenerstattungsanspruch besteht (vgl. nur Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 140 Rn. 15 und Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 140 Rn. 61, jeweils m.w.N.).

Soweit die Kammer diesen Grundsätzen folgend die tatbestandlichen Voraussetzungen eines aus Markenrecht resultierenden Unterlassungsanspruchs geprüft, diesen aber an einer markenmäßigen Verwendung der geschützten Kennzeichen hat scheitern lassen und deshalb eine entsprechende Anwendung des § 140 Abs. 3 MarkenG verneint hat, verkennt sie allerdings die Konsequenzen einer - mit der allgemeinen Meinung zu bejahenden - analogen Heranziehung des § 140 Abs. 3 MarkenG auf außerprozessuale Erstattungsansprüche. Infolge der Analogie zu aus Prozessrecht, nämlich §§ 91 ff ZPO, resultierenden Ansprüchen auf Erstattung von Patentanwaltskosten kann es für entsprechende außergerichtliche Erstattungsansprüche nicht darauf ankommen, ob die zum Anlass einer Abmahnung genommenen Markenansprüche letztlich auch begründet sind. Der - analoge - Anwendungsbereich des § 140 Abs. 3 MarkenG auf materiellrechtliche Erstattungsansprüche muss vielmehr schon dann eröffnet sein, wenn die Berufung auf eine markenrechtliche Anspruchsgrundlage ernstlich in Frage gekommen ist. Nicht Voraussetzung kann indes sein, ob sich der Anspruch, dessen sich ein Kennzeicheninhaber in seiner Abmahnung berühmt hat, nach eingehender Prüfung letztlich auch als begründet darstellt. Es kann nämlich keinem Zweifel unterliegen, dass die in einem Gerichtsverfahren obsiegende Partei auch dann über § 91 Abs. 1 ZPO i.V.m. § 140 Abs. 3 MarkenG eine Festsetzung ihr entstandener Patentanwaltskosten erreichen kann, wenn das Prozessgericht eine - auch - auf markenrechtlicher Rechtsgrundlage erhobene Klage bei Offenlassen oder Verneinung der markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen etwa nach den Vorschriften des UWG für begründet erachtet hat. Sind mithin in gerichtlichen Kennzeichenverfahren i.S. des § 140 Abs. 1 MarkenG Patentanwaltskosten über §§ 91 ff ZPO, § 140 Abs. 3 MarkenG unabhängig davon erstattungsfähig, ob ein markenrechtlicher Anspruch tatsächlich besteht, so hat dies notwendig Auswirkungen auch für den analogen Anwendungsbereich der Vorschrift auf patentanwaltliche Abmahnkosten. Eine Erstattungspflicht des Unterlassungsschuldners für mit einer Abmahnung verbundene Kosten eines Patentanwalts wird nämlich auch dann anzunehmen sein, wenn zwar die materiellrechtliche Erstattungsgrundlage auf der Verletzung anderer Vorschriften als derjenigen des Markengesetzes fußt, so beispielsweise auf wettbewerbsrechtlichen Anspruchsgrundlagen, die Hinzuziehung eines Patentanwalts aber deshalb notwendig i.S. des § 140 Abs. 3 MarkenG war, weil in der Abmahnung eine ernsthafte Berühmung markenrechtlicher Ansprüche erfolgt ist, die auch nicht willkürlich oder ersichtlich abwegig war.

b)

So liegt der Fall hier. Der Zedentin stand gemäß §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 4, 8 Abs. 1 UWG ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch zu (aa). Aus diesem folgen materiellrechtliche Erstattungsansprüche für die Kosten der Abmahnung, zu welchen Patentanwaltskosten auch dann zählen, wenn sich im Ergebnis Unterlassungsansprüche aus §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG, welcher sich die Zedentin in der Abmahnung (auch) berühmt hatte, nicht als begründet darstellen sollten (bb).

aa)

Bei dem zur Abmahnung führenden Werbeschreiben der Beklagten vom 30.12.2003 handelte es um eine als i.S. von §§ 3, 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG wettbewerbsrechtlich unlauter zu beurteilende vergleichende Werbung.

Vergleichende Werbung ist in wettbewerblich unlauterer Weise herabsetzend, wenn die Wertschätzung eines Mitbewerbers und/oder seiner Produkte in den Augen der angesprochenen Verkehrskreise in einer über die regelmäßig negativen Wirkungen eines Vergleichs hinausgehenden, besonders unangemessenen Weise abfällig, abwertend oder unsachlich verringert wird (vgl. Hefermehl-Köhler, Wettbewerbsrecht, 24. Aufl., § 6 Rn. 74). Diese Voraussetzungen liegen vor.

Die Beklagte zitiert nämlich in ihrem beanstandeten Werbeschreiben vom 30.12.2003 die markenrechtlich geschützten Slogans "H. J. I." und "J. C. E. O. D." wörtlich und unter namentlicher Nennung der Zedentin als ihrer unmittelbaren Mitbewerberin auf dem Computermarkt, wobei sie die fraglichen Marken nicht in rein humorvoller oder persiflierender, sondern in deutlich abfälliger Weise ("Beides inhaltslose Werbebilder"; "Ich hätte Angst, dass meine Kunden mir so einen Unsinn übel nehmen") zu dem Zweck als Aufmacher benutzt, sich mit ihrer eigenen Werbung von der als reißerisch und verdummend angeprangerten fremden Werbung positiv abgrenzen zu wollen.

bb)

Unter markenrechtlichen Aspekten wird mit dem Kläger davon auszugehen sein, dass es sich bei den Marken der Zedentin um bekannte Zeichen i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG handelt. Das Landgericht hat allerdings zu Recht festgestellt, dass sich Unterlassungsansprüche jedenfalls nicht aus einer unmittelbaren Anwendung dieser Vorschrift ergeben.

Auch der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG setzt nämlich einen markenmäßigen Gebrauch des angegriffenen Zeichens voraus (vgl. BGH GRUR 2005, 583 - Lila-Postkarte). Von einem solchen ist auszugehen, wenn das Zeichen in der Weise verwendet wird, dass es im Rahmen des Produktabsatzes die gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen von Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheidet, wobei es im Anwendungsbereich § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ausreicht, dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen zwar als Verzierung auffassen, es wegen der hochgradigen Ähnlichkeit jedoch gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen (vgl. BGH a.a.O. Seite 584).

Nach Maßgabe dieser Kriterien fehlt es an einem markenmäßigen Gebrauch. Mit der Benutzung der fraglichen Slogans der Zedentin in dem beanstandeten Werbeschreiben vom 30.12.2003 ist nämlich keine Kennzeichnung auf den oder für die eigenen Produkte der Beklagten - Computer und Computerzubehör - verbunden.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung "Lila-Postkarte" (a.a.O. Seite 584) offen gelassen, "ob bei nicht markenmäßiger Benutzung der Schutz bekannter Marken entsprechend § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ... zu gewähren ist". Auch im Streitfall bedarf es keiner abschließenden Entscheidung zu einer analogen Anwendung der Norm. Bereits infolge des zu bejahenden wettbewerbsrechtlichen Verletzungstatbestands stehen der Klägerin nämlich ohne weiteres materiellrechtliche Ansprüche auf Erstattung anwaltlicher Abmahnkosten zu, sei es aus § 12 Abs. 1 Satz 2 UWG oder unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 673, 677 BGB. Diese umfassen aber deshalb auch die patentanwaltlichen Abmahnkosten, weil zugleich eine Kennzeichenstreitsache i.S. des § 140 Abs. 1 und 3 MarkenG vorlag und - wie die vorstehenden Erwägungen zu § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verdeutlichen - die Berufung auf die gesetzlichen Ansprüche zum Schutz bekannter Marken jedenfalls nicht willkürlich oder gänzlich fernliegend war.

3.

Die Zinsforderung ist unter dem Gesichtspunkt des Verzuges begründet, §§ 286 Abs. 2 Nr. 1, 288 Abs. 1 BGB.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO i.V. mit § 269 Abs. 3 ZPO, soweit der Kläger eine Teilforderung in Höhe von weiteren 167,50 EUR in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht zurückgenommen hat.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 11, 713 ZPO.

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO liegen nicht vor.






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