Oberlandesgericht München:
Urteil vom 24. Februar 2011
Aktenzeichen: 29 U 3633/10

(OLG München: Urteil v. 24.02.2011, Az.: 29 U 3633/10)

Tenor

1. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I vom 29.06.2010, Az. 33 O 9195/09, wird zurückgewiesen.

2. Der Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung gemäß Ziffer II. des Tenors des landgerichtlichen Urteils abwenden durch Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,00 €, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Im Übrigen kann der Beklagte die Vollstreckung abwenden durch Sicherheitsleistung in Höhe von 115 % des vollstreckbaren Betrags, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 115 % des zu vollstreckenden Betrags leistet.

Gründe

I.

Die Klägerin begehrt vom Beklagten, gestützt auf die deutsche Wortmarke Nr. 39805930 Sallaki, die Einwilligung in die Schutzentziehung der IR-Wortmarke Nr. 841195 Sallaki sowie Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung Sallaki zur Kennzeichnung von Nahrungsergänzungsmitteln.

Die Klägerin ist im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes als Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 39805930 Sallaki (Anlage K 1; Anmeldetag: 05.02.1998; Tag der Eintragung: 07.09.1998) mit Schutz für die Ware Arzneimittel eingetragen.

Der Beklagte ist Inhaber der am 21.09.2004 international registrierten IR-Wortmarke Nr. 841195 SALLAKI (Anlage K 2), deren Schutz auf die Bundesrepublik Deutschland erstreckt worden ist. Die Registrierung wurde in der vom 17.03.2005 datierenden WIPO Gazette of International Marks No. 6/2005 veröffentlicht (vgl. Anlage K 18 [nach Bl. 51] sub Publication number and date). Diese IR-Marke ist in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland für die nachstehend genannten Waren eingetragen (vgl. Anlage K 2):

03 Produits pour le soin corporel.

05 Produits pharmaceutiques, compléments nutritionnels à usage médical.

30 Aromates végétaux autres que les huiles essentielles.

Das Landgericht hat - entsprechend den klägerischen Anträgen - mit Urteil vom 29.06.2010 wie folgt entschieden:

I. Der Beklagte wird verurteilt, in die Schutzentziehung der international registrierten Marke IR-Nr. 841 195 "Sallaki" für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen.

II. Der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr in Deutschland zur Kennzeichnung von Nahrungsergänzungsmitteln die Bezeichnung "Sallaki" zu verwenden, insbesondere über die Internethandelsplattform eBay Nahrungsergänzungsmittel unter der Bezeichnung "Sallaki" anzubieten, zu bewerben oder in Verkehr zu bringen.

Auf dieses Urteil wird einschließlich der darin getroffenen tatsächlichen Feststellungen Bezug genommen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung des Beklagten.

Der Beklagte beantragt in der Berufungsinstanz,

das Urteil des Landgerichts München I vom 29. Juni 2010, Az. 33 O 9195/09, zugestellt am 22. Juli 2010, abzuändern und die Klage vom 15. Mai 2009 abzuweisen.

Die Klägerin beantragt in der Berufungsinstanz,

die Berufung zurückzuweisen.

Ergänzend wird auf die im Berufungsverfahren gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll des Termins der mündlichen Verhandlung vom 24.02.2011 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung des Beklagten ist nicht begründet.

1. Der Klägerin steht der gemäß Ziffer I. des Tenors des landgerichtlichen Urteils ausgeurteilte Anspruch auf Einwilligung in die Schutzentziehung der IR-Marke Nr. 841195 für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach § 124, § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG zu.

a) Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte, die unbeschadet des § 513 Abs. 2 ZPO auch in der Berufungsinstanz zu prüfen ist, ist für die von der Klägerin erhobene Schutzentziehungsklage nach Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO gegeben. Bei derartigen Schutzentziehungsklagen handelt es sich um Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Marken zum Gegenstand haben (vgl. Art. 22 Nr. 4 Brüssel-I-VO; BGH GRUR 2006, 941, Tz. 11 - TOSCA BLU).

b) Ohne Erfolg wendet sich der Beklagte mit Schriftsätzen vom 14.01.2011 und 22.02.2011 gegen die Aktivlegitimation der Klägerin mit der Begründung, die Klägerin sei nicht existent, es handele sich bei ihr um eine Scheinfirma, weshalb die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG widerlegt sei.

Nach dem Sach- und Streitstand ist die Klägerin als rechtsfähige (Kapital-)gesellschaft existent; die Vermutung des § 28 Abs. 1 MarkenG ist im Streitfall nicht widerlegt.

Nach deutschem internationalen Privatrecht bestimmt sich die Rechtsfähigkeit einer juristischen Person ebenso wie deren Parteifähigkeit (vgl. § 50 Abs. 1 ZPO), von hier nicht einschlägigen Ausnahmen abgesehen, nach dem Recht ihres tatsächlichen Verwaltungssitzes (vgl. BGH, Urt. v. 21.11.1996 - IX ZR 148/95, juris, Tz. 8 m.w.N.). Dieser Sitz liegt in Indien; Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin, die im Gesellschaftsregister des indischen Ministry of Corporate Affairs (vgl. Anlage K 19 [nach Bl. 118]) eingetragen ist, ihren tatsächlichen Verwaltungssitz außerhalb Indiens hat, bestehen nicht. Das deutsche Recht verweist deshalb bezüglich der Rechtsfähigkeit der Klägerin auf indisches Recht. Diese Verweisung wird vom indischen Recht angenommen. Nach indischem Kollisionsrecht beurteilt sich die Rechtsfähigkeit einer Gesellschaft nach dem Recht des Landes, in dem die Gesellschaft gegründet wurde (vgl. Paras Diwan, Private International Law, Indian and English, S. 381). Die Klägerin, die im Gesellschaftsregister des indischen Ministry of Corporate Affairs eingetragen ist (vgl. Anlage K 19), wurde ersichtlich in Indien gegründet, weshalb die Verweisung des deutschen Rechts bezüglich der Rechtsfähigkeit vom indischen Recht angenommen wird. Nichts anderes würde sich im Übrigen ergeben, wenn das indische Recht die Beurteilung der Rechtsfähigkeit an den tatsächlichen Verwaltungssitz anknüpfen würde. Nach indischem Gesellschaftsrecht erlangen Limited Companies wie die Klägerin Rechtsfähigkeit durch die Eintragung im Gesellschaftsregister (vgl. Wegen/Narang, Gesellschaftsrecht in Indien, S. 22). Die Klägerin ist, wie durch den als Anlage K 19 vorgelegten, vom 02.02.2011 datierenden Auszug aus dem Gesellschaftsregister des indischen Ministry of Corporate Affairs belegt ist, in diesem Register eingetragen. Mit dem genannten Registerauszug ist die Existenz der Klägerin hinreichend belegt. Dieser Nachweis wird durch die als Anlagenkonvolut B 12 vorgelegten Fotografien nicht erschüttert. Nach der Vermutungsregelung des § 28 Abs. 1 MarkenG gilt die Klägerin auf Grund ihrer Eintragung im Register des Deutschen Patent- und Markenamtes bis zum Nachweis des Gegenteils als alleinige materiell berechtigte Inhaberin der Klagemarke Nr. 39805390 (vgl. BGH GRUR 2002, 967, 968 -Hotel Adlon). Diese Vermutung ist im Streitfall nicht widerlegt.

c) Die Einrede der Nichtbenutzung (§ 124, § 115 Abs. 1, § 51, § 55 Abs. 3 Satz 1, Satz 3, § 26 MarkenG), die der Beklagte bezüglich der Klagemarke Nr. 39805930 erhoben hat, greift nicht durch.

aa) Ist die Klage auf Schutzentziehung vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist (§ 124, § 115 Abs. 1, § 55 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). War die Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der internationalen Registrierung der IR-Marke und Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Abs. 1 MarkenG hätte gelöscht werden können (§ 124, § 115 Abs. 1, § 55 Abs. 3 Satz 3 MarkenG). Im Rahmen des § 55 Abs. 3 MarkenG ist eine etwaige Schonfristverlängerung nach § 26 Abs. 5 MarkenG zu berücksichtigen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 55, Rdn. 34). Im Streitfall ist gegen die Eintragung der Klagemarke Nr. 39805930 zunächst Widerspruch eingelegt worden, der spätestens am 16.11.1999 zurückgewiesen bzw. verworfen wurde (vgl. Anlage K 1), weshalb die fünfjährige Benutzungsschonfrist spätestens ab 16.11.1999 zu laufen begonnen hat. Am Tag der Veröffentlichung der internationalen Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 (17.03.2005) war die fünfjährige Benutzungsschonfrist bezüglich der Klagemarke Nr. 39805930 deshalb bereits abgelaufen.

bb) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, d. h. der Garantierung der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausgeschlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie begründeten Rechte zu wahren (vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Tz. 70 - VITAFRUIT). Für eine ernsthafte Benutzung ist es ausreichend, aber auch erforderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH GRUR 2009, 60, Tz. 22 - LOTTOCARD). Auch eine mengenmäßig geringfügige Benutzung kann ernsthaft sein, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden kann, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen (vgl. EuGH GRUR 2006, 582, Tz. 70 ff., 72 - VITAFRUIT; EuGH, Beschluss vom 27.01.2004 - C-259/02, Tz. 21, juris - La Mer Technology; Ingerl/Rohnke aaO § 26, Rdn. 235). Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke erfordert, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die sie eingetragen ist (vgl. BGH GRUR 2010, 270, Tz. 17 - ATOZ III m. w. N.). Eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, die nicht zu den eingetragenen gehören, sondern diesen nur ähnlich sind, genügt nicht (vgl. BPatG, Beschl. v. 16.12.2003 - 33 W (pat) 429/02 = BeckRS 2009, 01121 - bon€i/Rondy; OLG Hamburg GRUR 1997, 843, 844 - MATADOR; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 26, Rdn. 151; Ingerl/Rohnke aaO § 26, Rdn. 108 m.w.N.).

cc) Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin hinreichend nachgewiesen, dass die Klagemarke Nr. 39805930 innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Schutzentziehungsklage (14.10.2009) gemäß § 26 MarkenG ernsthaft benutzt worden ist.

(1) Das Landgericht hat als unstreitig und durch das Anlagen-(Rechnungs-)konvolut K 10 dokumentiert festgestellt (UA S. 12 unter I. 5. a) der Entscheidungsgründe), dass die Klägerin in den Jahren 2008 und 2009 mindestens 80.000 Sallaki-Tabletten zu einem Preis von 96.000,00 € nach Deutschland importiert hat.

(2) Der Beklagte macht in der Berufungsinstanz insoweit geltend, die Klägerin habe damit eine Benutzung der Klagemarke für die eingetragene Ware Arzneimittel nicht nachgewiesen, sondern allenfalls eine - nicht ausreichende - Benutzung für die ähnliche Ware Nahrungsergänzungsmittel. Hiermit hat der Beklagte keinen Erfolg. Für die Beurteilung der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung kann auf das Verkehrsverständnis nicht verzichtet werden (vgl. BGH GRUR 1995, 583, 584 - MONTANA); maßgeblich für die Subsumtion von Benutzungshandlungen unter die Begriffe des Warenverzeichnisses ist die durch objektive Gesichtspunkte nahegelegte Verkehrsauffassung (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 26, Rdn. 18 m.w.N.; § 26, Rdn. 107). Im Streitfall gehören zu den angesprochenen Verkehrskreisen jedenfalls auch die Verbraucher, die die Sallaki-Tabletten als Endabnehmer konsumieren. Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Landgerichts wird dieses Weihrauchharzextrakt (boswellia serrata) beinhaltende Mittel auf der Basis individueller ärztlicher Verschreibungen vertrieben (UA S. 13 unter I. 5. b) (iii) der Entscheidungsgründe). Nach den durch die Anlage K 15 belegten Feststellungen des Landgerichts (UA S. 13 unter I. 5. b) (iii) der Entscheidungsgründe) trägt dieses Mittel auf der Verpackung neben der Kennzeichnung "Sallaki TABLETS" den Hinweis "AYURVEDIC MEDICINE" und Indikationen verschiedener entzündlicher Erkrankungen (Ostheo arthritis, myositis, fibrositis). Der normal informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher stuft ein derart aufgemachtes Mittel, das als MEDICINE (Medizin) bezeichnet wird, zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen bestimmt ist und individuell vom Arzt verschrieben wird, als Arzneimittel ein. Die Existenz von diätetischen Lebensmitteln für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten; vgl. § 1 Abs. 4a DiätV) ändert an dem vorstehend genannten Verbraucherverständnis nichts, zumal derartige Mittel den Hinweis "zur diätetischen Behandlung von ..." tragen müssen (vgl. § 21 Abs. 2 Nr. 1 DiätV), was bei den von der Klägerin importierten Sallaki-Tabletten nicht der Fall ist. Die vorstehenden Feststellungen zum Verkehrsverständnis kann der Senat selbst treffen. Die Ermittlung des Verkehrsverständnisses ist keine Tatsachenfeststellung, sondern Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens (vgl, BGH GRUR 2007, 1079, Tz. 36 - Bundesdruckerei m. w. N.). Da die Mitglieder des Senats durch die ständige Befassung mit Kennzeichenstreitsachen und Wettbewerbsstreitigkeiten besondere Sachkunde bei der Ermittlung des Verkehrsverständnisses besitzen, haben sie das im Streitfall erforderliche Erfahrungswissen. Darauf, ob das von der Klägerin importierte Mittel nach objektiven Kriterien als Arzneimittel gemäß § 2 AMG einzustufen ist, kommt es im vorliegenden kennzeichenrechtlichen Zusammenhang nicht entscheidend an. Unerheblich ist im vorliegenden Zusammenhang auch, welchen zollrechtlichen Status das genannte Mittel bei einer Einfuhr in die Europäische Union erhält.

Im Übrigen ist das von der Klägerin importierte, mit Sallaki gekennzeichnete Mittel (vgl. Anlage K 15) auch unter Berücksichtigung der europarechtlichen Vorgaben gemäß Art. 1 Nr. 2 der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 06.11.2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel in der durch die Richtlinie 2004/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31.03.2004 geänderten Fassung als Arzneimittel, nämlich als Präsentationsarzneimittel, einzustufen. Denn bei einem normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher entsteht angesichts des Hinweises "AYURVEDIC MEDICINE" und der Indikation von entzündlichen Erkrankungen, zu deren Behandlung das Mittel bestimmt ist - zumal bei individueller ärztlicher Verschreibung - der Eindruck, dass es sich um ein zur Heilung menschlicher Krankheiten bestimmtes Mittel und damit um ein Arzneimittel handelt (vgl. EuGH, Urt. v. 15.11.2007 - C 319/05, Tz. 46, juris; vgl, ferner OLG Düsseldorf, Urt. v. 08.07.2008 - I-20 U 191/07, juris, Tz. 22 zur Einstufung von unter der Bezeichnung Sallaki aus Indien importierten Weihrauchtabletten als Präsentationsarzneimittel; nachfolgend BGH, Nichtzulassungsbeschwerdezurückweisungsbeschluss vom 07.10.2009 - I ZR 126/08 = BeckRS 2009, 29892). Dass die Kategorie der Präsentationsarzneimittel den Zweck hat, die Verbraucher vor Erzeugnissen zu schützen, die nicht die Wirksamkeit besitzen, welche sie erwarten dürfen (vgl. EuGH, Urt. v. 15.01.1999 - C- 140/07, Tz. 25, juris), ändert nichts daran, dass die Benutzung einer Marke für Präsentationsarzneimittel eine Benutzung für die eingetragene Ware Arzneimittel ist. Im vorliegenden kennzeichenrechtlichen Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob die Klägerin mit den Benutzungshandlungen gegen arzneimittelrechtliche Bestimmungen, etwa gegen § 73 Abs. 3 AMG verstoßen hat. Wird eine Marke ernsthaft benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung auch dann vor, wenn die konkrete Art der Benutzung gegen lauterkeitsrechtliche (vgl. BGH GRUR 1978, 46, 47 - Doppelkamp; BGH GRUR 1979, 707, 708 - Haller I) oder gegen arzneimittelrechtliche Bestimmungen (vgl. Fezer, MarkenG, 4. Aufl., § 26, Rdn. 104; LG Düsseldorf, Urt. v. 05.10.2005 - 2a 265/04 = Anlage K 7, UA S. 6) verstößt. Derartige Rechtsverletzungen lösen ggf. allein die jeweils normspezifische Sanktion aus, hindern aber nicht eine ernsthafte Benutzung im Sinne des § 26 MarkenG (vgl. Fezer aaO § 26, Rdn. 104).

(3) Ohne Erfolg macht der Beklagte des Weiteren geltend, die angeführten Mengen seien für ein Pharmaunternehmen wie die Klägerin nicht wirtschaftlich sinnvoll. Die mit dem Anlagenkonvolut K 10 belegten Benutzungshandlungen, die mehrere Importvorgänge in einem Zeitraum von mehr als einem Jahr betreffen, und die diesbezüglichen Umsätze sind von einem solchen Gewicht, dass nicht angenommen werden kann, es habe sich lediglich um eine symbolische Benutzung allein zur Wahrung der durch die Marke begründeten Rechte gehandelt (vgl. auch LG Mannheim, Urt. v. 15.12.2009 - 2 O 43/09 = Anlage K 11, UA S. 13). Vielmehr ist davon auszugehen, dass es der Klägerin mit der Benutzung für die Ware Arzneimittel darum geht, einen Absatzmarkt - wenn auch für ein Nischenprodukt - zu erschließen oder zu sichern; das genügt für eine ernsthafte Benutzung. Im Übrigen sind der Klägerin nach § 26 Abs. 2 MarkenG auch die durch die Anlagen K 12 bis K 14 dokumentierten Drittbenutzungshandlungen im Jahr 2008 zuzurechnen, die nach dem unbestritten gebliebenen Vorbringen der Klägerin im Schriftsatz vom 12.02.2010, S. 7 mit deren Zustimmung erfolgt sind. Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Umstände ist deshalb von einer ernsthaften Benutzung der Klagemarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Erhebung der Schutzentziehungsklage auszugehen.

(4) Bei dieser Sach- und Rechtslage hält der Senat ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 267 Abs. 2 AEUV zu den vom Beklagten in der Berufungsbegründung vom 20.10.2010, S. 8 sowie im Schriftsatz vom 22.02.2011, S. 3 formulierten Fragen nicht für erforderlich.

dd) Des Weiteren hat die Klägerin auch hinreichend nachgewiesen, dass die Eintragung der Klagemarke Nr. 39805930 am Tag der Veröffentlichung der internationalen Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 (17.03.2005) und Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland nicht nach § 49 Abs. 1 MarkenG hätte gelöscht werden können (vgl. § 55 Abs. 3 Satz 3 MarkenG). Das Landgericht hat ausgeführt (UA S. 14 unter I. 5. c) (ii) der Entscheidungsgründe), dem Klagevortrag, der frühere Markeninhaber Dr. B. habe die in den Anlagen K 5 und K 6 dokumentierten Importe des mit Sallaki gekennzeichneten Produkts getätigt, sei der Beklagte nur insoweit entgegengetreten, dass aus den Unterlagen nicht hervorgehe, ob es sich um Arzneimittel gehandelt habe. Die betreffenden, mit den Anlagen K 5 und K 6 belegten Import- und Verkaufsvorgänge in den Jahren 2004 und 2005, die Benutzungshandlungen des seinerzeitigen Markeninhabers Dr. B. betreffen, sind als solche in erster Instanz unstreitig geblieben, weshalb sie vom Senat zugrunde zu legen sind. Ohne Erfolg macht der Beklagte auch insoweit geltend, eine Benutzung für Arzneimittel sei nicht nachgewiesen. Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Landgerichts wird dieses Mittel auf der Basis individueller ärztlicher Verschreibungen vertrieben (UA S. 13 unter I. 5. b) (iii) der Entscheidungsgründe). Insoweit wird auf die vorstehenden Ausführungen unter II. 1. c) cc) (2) Bezug genommen, die entsprechend gelten. Der normal informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher stuft ein derart aufgemachtes Mittel, das zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen bestimmt ist und ihm vom Arzt verschrieben wird, als Arzneimittel ein. Die mit den Anlagen K 5 und K 6 belegten Benutzungshandlungen und Umsätze sind von einem solchen Gewicht, dass nicht angenommen werden kann, es habe sich lediglich um eine symbolische Benutzung allein zur Wahrung der durch die Marke begründeten Rechte gehandelt (vgl. auch LG Düsseldorf, Urt. v. 05.10.2005 - 2a O 265/04 = Anlage K 7, UA S. 5 f.). Dem steht auch nicht entgegen, dass der anwaltliche Vertreter von Dr. B. anlässlich des mit Anwaltsschreiben vom 27.05.2004 (Anlage B 9) unterbreiteten Markenverkaufsangebots erklärt hat, die Marke Nr. 39805930.6 Sallaki sei von Dr. B. in geringem Umfang genutzt worden. Zum einen fallen die durch die Anlagen K 5 und K 6 dokumentierten Benutzungshandlungen zum überwiegenden Teil in den Zeitraum nach dem 27.05.2004. Zum anderen kann, wie bereits erörtert, auch eine mengenmäßig geringfügige Benutzung ernsthaft sein, wenn sie in dem betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden kann, um Marktanteile zu behalten oder zu gewinnen. Das ist bei den durch die Anlagen K 5 und K 6 dokumentierten Benutzungshandlungen angesichts des Nischenproduktcharakters von derartigen Mitteln auf der Basis von Weihrauchharzextrakt der Fall (vgl. auch Anlage B 6, S. 5).

d) Das Landgericht hat eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 MarkenG zwischen der prioritätsälteren Klagemarke Nr. 39805930 und der IR-Marke Nr. 841195 angenommen (UA S. 8 - 10 unter I. 2. der Entscheidungsgründe). Gegen diese Ausführungen, auf die Bezug genommen wird und die keine Rechtsfehler erkennen lassen, werden vom Beklagten in der Berufungsinstanz keine spezifischen Einwendungen erhoben, weshalb weitere Ausführungen insoweit nicht veranlasst sind.

e) Das Schutzentziehungshindernis der Verwirkung greift nicht ein.

aa) Nach § 124, § 115 Abs. 1, § 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem Zeitrang einer IR-Marke nicht der Schutz entzogen werden, soweit der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang die Benutzung der IR-Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Schutzerstreckung der IR-Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist.

Im Streitfall ist die IR-Marke Nr. 841195, wie das Landgericht als unstreitig festgestellt hat (UA S. 10 unter I. 4. a) der Entscheidungsgründe), vom Beklagten für die Ware Nahrungsergänzungsmittel zur medizinischen Nutzung (compléments nutritionnels à usage médical), nicht für die Waren Körperpflegeprodukte (produits pour le soin corporel), pharmazeutische Produkte (produits pharmaceutiques) und auch nicht für die Ware pflanzliche Aromastoffe mit Ausnahme essentieller Öle (aromates végétaux autres que les huiles essentielles) benutzt worden, weshalb das Schutzentziehungshindernis der Verwirkung gemäß § 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG von vornherein nur für die Ware Nahrungsergänzungsmittel zur medizinischen Nutzung in Betracht kommt.

Die IR-Marke Nr. 841195 ist erst am 21.09.2004 international registriert worden (vgl. Anlage K 2), wobei die internationale Registrierung nebst Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland in der vom 17.03.2005 datierenden WIPO Gazette of International Marks No. 6/2005 veröffentlicht worden ist (vgl. Anlage K 18 sub Publication number and date). Voraussetzung einer Verwirkung nach § 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ist die Kenntnis des Inhabers der prioritätsälteren Marke von der Benutzung der prioritätsjüngeren Marke während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren (vgl. Fezer aaO § 51, Rdn. 9 i.V.m. § 21, Rdn. 13). Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin (bzw. der frühere Markeninhaber Dr. B.) schon vor der genannten Veröffentlichung in der vom 17.03.2005 datierenden WIPO Gazette of International Marks No. 6/2005 Kenntnis von der internationalen Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 und deren Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland erlangt hat, liegen nicht vor. Der Fünfjahreszeitraum des § 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG hat deshalb nicht vor dem 17.03.2005 begonnen. Im Übrigen hat der Beklagte auch nicht dargetan, dass die Klägerin (bzw. der frühere Markeninhaber Dr. B.) die Benutzung der IR-Marke Nr. 841195 seitens des Beklagten für Nahrungsergänzungsmittel zur medizinischen Nutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren vor Klageerhebung geduldet hat. Der vom Beklagten als Anlage B 2 vorgelegte Screenshot vom 23.01.2007 belegt dies nicht. Daraus ergibt sich nicht, dass Dr. B. seinerzeit Kenntnis von der Existenz der IR-Marke Nr. 841195 hatte. Außerdem belegt der genannte Screenshot nicht eine Duldung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren vor Klageerhebung. Der Fünfjahreszeitraum des § 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG war deshalb zum Zeitpunkt der Einreichung der Klageschrift bei Gericht (18.05.2009; vgl. Bl. 1) ebenso wie zum Zeitpunkt der Klageerhebung (14.10.2009, vgl. Bl. 16) noch nicht erfüllt. Mit der Einreichung der Klageschrift im vorliegenden Verfahren hat die Klägerin unmissverständlich dargetan, dass sie die Benutzung der IR-Marke Nr. 841195 insbesondere für Nahrungsergänzungsmittel zur medizinischen Nutzung nicht duldet.

bb) Auch die Voraussetzungen für eine Verwirkung des Schutzentziehungsanspruchs nach den allgemeinen Grundsätzen über die Verwirkung (§ 242 BGB) liegen nicht vor. Allerdings sind diese Grundsätze auch im Rahmen des § 115 Abs. 1, § 51 MarkenG anwendbar, obgleich § 51 MarkenG eine ausdrückliche, § 21 Abs. 4 MarkenG entsprechende Regelung nicht enthält (vgl. Fezer aaO § 51, Rdn. 10; Bous in HK-Markenrecht, § 51, Rdn. 6; Ingerl/Rohnke aaO § 51, Rdn. 7). Die Verwirkung eines Schutzentziehungsanspruchs kommt grundsätzlich in Betracht, wenn der Berechtigte nach der internationalen Registrierung einer IR-Marke und deren Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland ungebührlich lange mit der Geltendmachung des Schutzentziehungsanspruchs zugewartet und in dem Verletzer die Meinung erweckt hat, er werde die Verletzung dulden (vgl. BGH GRUR 1970, 315,318 - Napoléon III). Eine Verwirkung scheidet aus, wenn auf Seiten des Verletzers kein schutzwürdiges Vertrauen darauf besteht, dass der Berechtigte nicht mit einem solchen Anspruch an den Verletzer herantritt (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Im Streitfall hat die Klägerin - unter Berücksichtigung des Umstands, dass der Fünfjahreszeitraum des § 51 Abs. 2 Satz 1 MarkenG bei Erhebung der Schutzentziehungsklage noch nicht erfüllt war - nicht ungebührlich lange mit der Geltendmachung des Schutzentziehungsanspruchs zugewartet. Außerdem besteht auf Seiten des Beklagten auch kein schutzwürdiges Vertrauen darauf, dass der Inhaber der Marke Nr. 39805930 keinen Schutzentziehungsanspruch geltend machen würde. Denn der Beklagte hat die internationale Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 und deren Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen in Kenntnis der Existenz der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 39805930. Von dieser Marke hatte der Beklagte jedenfalls durch das Markenverkaufsangebot von Dr. B. gemäß Anwaltsschreiben vom 27.05.2004 (Anlage B 9) Kenntnis erhalten. Angesichts dieser bewussten Bezugnahme seitens des Beklagten auf die prioritätsältere Wortmarke Nr. 39805930 besteht kein schutzwürdiges Vertrauen des Beklagten darauf, dass der Inhaber dieser Marke nicht mit einem Schutzentziehungsanspruch an ihn herantreten würde (vgl. BGH, Urt. v. 30.04.1998 -1 ZR 268/95, Tz. 31, juris - MACDOG m.w.N.). Der Umstand, dass auf der Website www.doc-B..de, wie durch den als Anlage B 2 vorgelegten Screenshot vom 23.01.2007 belegt wird, Sallaki 400 mg Tabletten der G...-P... GmbH angeboten wurden, ändert am fehlenden schutzwürdigen Vertrauen des Beklagten nichts, zumal der Beklagte nicht näher dargetan hat, wie lange und in welchem Umfang Dr. B. die genannten Tabletten der G...-P... GmbH angeboten hat.

cc) Der Schutzentziehungsanspruch der Klägerin ist auch nicht nach § 124, § 115 Abs. 1, § 55 Abs. 2 Satz 3 MarkenG ausgeschlossen. Danach kann einer IR-Marke der Schutz nicht entzogen werden, wenn der Inhaber der Marke mit älterem Zeitrang der internationalen Registrierung der IR-Marke und deren Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland vor der Stellung des Antrags auf Schutzentziehung zugestimmt hat. Entsprechendes gilt, wenn der Rechtsvorgänger des Inhabers der Marke mit älterem Zeitrang eine solche Zustimmung erklärt hat (vgl. Fezer aaO § 51, Rdn. 12). Der Beklagte hat nicht dargetan, dass die Klägerin oder deren Rechtsvorgänger Dr. B. der internationalen Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 und deren Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland zugestimmt hat. Dies ergibt sich auch nicht aus dem Screenshot vom 23.01.2007 gemäß Anlage B 2. Damit wird lediglich belegt, dass unter der Website www.doc-B..de ein mit Sallaki gekennzeichnetes Mittel der G...-P... GmbH angeboten wurde, nicht hingegen, dass Dr. B. Kenntnis von der internationalen Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 und deren Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland hatte, und auch nicht, dass er dieser Registrierung und Schutzerstreckung zugestimmt hat.

f) Der Beklagte kann dem aus der Klagemarke Nr. 39805390 resultierenden Schutzentziehungsanspruch auch nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass auf Seiten der Klägerin Umstände vorlägen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine Wettbewerbs widrige Behinderung (§ 3, § 4 Nr. 10 UWG) des Beklagten erscheinen ließen.

Grundsätzlich kann allerdings den aus einer Marke hergeleiteten Ansprüchen ggf. eine derartige Einrede entgegengehalten werden (vgl. BGH, Urt. v. 26.06.2008 - I ZR 190/05, Tz. 19, juris - EROS). Wer ein Zeichen als Marke anmeldet, handelt indes nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben. Etwas anderes kann gelten, wenn zur Kenntnis von der Benutzung besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen. Solche besonderen Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen. Sie können aber auch darin liegen, dass der Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, Urt. v. 12.11.2009 - I ZR 183/07, Tz. 51, juris - WM-Marken m.w.N.). Für den Sekundärerwerb einer Marke durch Rechtsgeschäft gilt nichts anderes als für den Primärerwerb durch Anmeldung, wenn der Erwerb dem Zweck der Sperrung eines Mitbewerbers dient.

Die Schwelle der als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmenden Behinderung ist indes erst überschritten, wenn das betreffende Verhalten bei objektiver Würdigung der Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist. Soweit eine Benutzungsabsicht vorliegt, dient die Markenanmeldung grundsätzlich auch dem eigenen Produktabsatz. Die Absicht, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen, braucht jedoch nicht der einzige Beweggrund zu sein; vielmehr reicht es aus, wenn diese Absicht das wesentliche Motiv ist. Daher ist die Annahme einer Unlauterkeit nicht allein durch einen eigenen Benutzungswillen ausgeschlossen. Vielmehr erfordert die Subsumtion unter § 4 Nr. 10 UWG eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls (vgl. BGH, Urt v. 26.06.2008 - I ZR 190/05, Tz. 23 -EROS).

Nach den Umständen des Streitfalles kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Klägerin die Klagemarke Nr. 39805390 mit der Absicht erworben hat, diese Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen und den Beklagten unlauter zu behindern. Der Erwerb dieser Marke dient dem Absatz von Produkten der Klägerin (vgl. Anlagenkonvolut K 10), wobei auch der frühere Markeninhaber Dr. B. bereits mit dieser Marke gekennzeichnete Gufic-Produkte bezogen hat (vgl. Anlagen K 5 und K 6). Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Beklagte, wie bereits erörtert, die internationale Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 und deren Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland in Kenntnis der Existenz der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 39805930 vorgenommen hat. Aus der vom Beklagten vorgelegten Anlage B 10 (internationale Registrierung der Wortmarke SALLAKI GUFIC durch die E.-P. AG vom 08.07.2004) ergibt sich nicht, dass die Klägerin die Klagemarke Nr. 39805390 mit der Absicht, diese Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen und den Beklagten unlauter zu behindern, erworben hat, zumal am 08.07.2004 die internationale Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 noch gar nicht erfolgt war. Der Beklagte hat im Übrigen nicht konkret dargetan, dass die Klägerin zum Zeitpunkt des Erwerbs der Klagemarke Kenntnis von dem Internetauftritt gemäß Anlage B 2 hatte. Bei der gebotenen Gesamtabwägung kann deshalb nicht angenommen werden, dass die Klägerin die Klagemarke Nr. 39805390 mit der Absicht erworben hat, diese Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen und den Beklagten unlauter zu behindern.

g) Die Einrede der Verjährung, die der Beklagte erhoben hat (Berufungsbegründung vom 20.10.2010, S. 4), greift gegenüber dem Schutzentziehungsanspruch nicht durch. Die Verjährungsregelung des § 20 MarkenG ist auf den Schutzentziehungsanspruch nicht anwendbar. Einer Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches steht entgegen, dass es sich bei der Eintragung, die Gegenstand der Schutzentziehung ist, um einen dauernden Störungszustand handelt (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 55, Rdn. 35).

2. Der Klägerin steht der gemäß Ziffer II. des Tenors des landgerichtlichen Urteils ausgeurteilte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu.

a) Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte ergibt sich für die Unterlassungsklage, die die Klägerin erhoben hat, jedenfalls aus Art. 24 Brüssel-I-VO, da sich der Beklagte auf das Verfahren rügelos eingelassen hat.

b) Das Landgericht hat aufgrund des durch Anlage K 4 dokumentierten Internetangebots unter ebay.at eine Verletzungshandlung mit hinreichendem Inlandsbezug angenommen (UA S. 15 unter II. 2. der Entscheidungsgründe). Gegen diese Ausführungen, auf die Bezug genommen wird und die keine Rechtsfehler erkennen lassen, werden vom Beklagten in der Berufungsinstanz keine spezifischen Einwendungen erhoben.

aa) Nach dem im Immaterialgüterrecht maßgeblichen Territorialitätsprinzip richtet sich der Schutz der inländischen Klagemarke nach dem Recht des Schutzlandes und damit im Streitfall nach deutschem Recht (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 163/02, juris, Tz. 21 - HOTEL MARITIME; Art. 8 Abs. 1 Rom-II-Verordnung). Aufgrund des Territorialitätsprinzips ist der Schutzbereich einer inländischen Marke auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 163/02, juris, Tz. 21 - HOTEL MARITIMER. Ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt deshalb eine die Klagemarke verletzende Benutzungshandlung im Inland voraus. Diese ist regelmäßig gegeben, wenn im Inland unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen angeboten werden. Nicht jede Kennzeichenbenutzung im Internet ist allerdings dem Schutz von Kennzeichen gegen Verwechslungen nach der nationalen Rechtsordnung unterworfen. Erforderlich ist vielmehr, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug (von der WIPO als "commercial effect" bezeichnet) aufweist (vgl. BGH, Urt. v. 13.10.2004 - I ZR 163/02, juris, Tz. 22 - HOTEL MARITIME).

In dem Internetauftritt gemäß Anlage K 4 wird das mit Sallaki gekennzeichnete Nahrungsergänzungsmittel in deutscher Sprache beworben, wobei ausdrücklich ein Versand nach Deutschland in Aussicht gestellt wird. Damit hat der genannte Internetauftritt einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug. Der Beklagte hat im Übrigen nicht in Abrede gestellt, dass er das Nahrungsergänzungsmittel Sallaki 400 mg Tabletten im Inland anbietet.

bb) Der Beklagte hat das Zeichen Sallaki für Nahrungsergänzungsmittel im geschäftlichen Verkehr benutzt. Ein Zeichen wird im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn seine Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. BGH, Urt. v. 04.12.2008 - I ZR 3/06, Tz. 23, juris - Ohrclips; EuGH GRUR 2010, 445, Tz. 50 - Google und Google France). Dabei sind an dieses Merkmal im Interesse des Kennzeichenschutzes keine hohen Anforderungen zu stellen. Die Tatsache, dass der Anbieter ansonsten gewerblich tätig ist, deutet auf eine geschäftliche Tätigkeit hin (vgl. BGH, Urt. v. 04.12.2008 - I ZR 3/06, Tz. 23, juris - Ohrclips). Ob ein Anbieter von Waren auf einer Internet-Plattform im geschäftlichen Verkehr oder im privaten Bereich handelt, ist aufgrund einer Gesamtschau der relevanten Umstände zu beurteilen (vgl. BGH, Urt. v. 04.12.2008 - 1 ZR 3/06, Tz. 16 ff., juris - Ohrclips). Im Hinblick darauf, dass das Nahrungsergänzungsmittel, das in dem Internetauftritt gemäß Anlage K 4 angeboten wird, unter derselben Bezeichnung auch in der Lauer-Taxe gelistet ist (vgl. Anlage B 11) und im Hinblick auf die für den Beklagten registrierte IR-Marke Nr. 841195, deren Schutz auf Deutschland erstreckt worden ist, ist von einer geschäftlichen Tätigkeit des Beklagten auszugehen.

c) Die Einrede der Nichtbenutzung (§119, Abs. 1, § 25 Abs. 2 Satz 1, § 26 MarkenG), die der Beklagte bezüglich der Klagemarke Nr. 39805930 erhoben hat, greift nicht durch. Werden wie hier Ansprüche im Sinne des § 14 MarkenG im Wege der Klage geltend gemacht, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren oder Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 25 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Im Streitfall hat die Klägerin nachgewiesen, dass die Klagemarke Nr. 39805930 innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Unterlassungsklage (14.10.2009) gemäß § 26 MarkenG für Arzneimittel ernsthaft benutzt worden ist. Auf die vorstehenden Ausführungen unter II. 1. c) cc), die entsprechend gelten, wird Bezug genommen. Des Weiteren ist der von der Klägerin geltend gemachte Unterlassungsanspruch auch nicht nach § 119 Abs. 1, § 22 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen. Nach diesen Vorschriften hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer IR-Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, wenn ein Antrag auf Schutzentziehung der IR-Marke mit jüngerem Zeitrang zurückgewiesen worden ist oder zurückzuweisen wäre, weil die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der internationalen Registrierung der IR-Marke und Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland wegen Verfalls hätte gelöscht werden können. Am Tag der Veröffentlichung der internationalen Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 (17.03.2005) hätte die Klagemarke Nr. 39805930 nicht wegen Verfalls gelöscht werden können. Insoweit wird auf die vorstehenden Ausführungen unter II. 1 c) dd), die entsprechend gelten, Bezug genommen.

d) Das Landgericht hat eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen der Klagemarke Nr. 39805930 und dem für Nahrungsergänzungsmittel benutzten Zeichen Sallaki angenommen (UA S. 15 unter II. 2. der Entscheidungsgründe). Gegen diese Ausführungen, auf die Bezug genommen wird und die keine Rechtsfehler erkennen lassen, werden vom Beklagten in der Berufungsinstanz keine spezifischen Einwendungen erhoben, weshalb weitere Ausführungen insoweit nicht veranlasst sind.

e) Der Einwand der Verwirkung (§ 21 MarkenG) greift gegenüber dem vom Landgericht gemäß Ziffer II. des Tenors des landgerichtlichen Urteils ausgeurteilten Unterlassungsanspruch nicht durch.

aa) Nach § 119 Abs. 1, § 21 Abs. 1 MarkenG hat der Inhaber einer Marke nicht das Recht, die Benutzung einer IR-Marke mit jüngerem Zeitrang für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu untersagen, soweit er die Benutzung der IR-Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der IR-Marke mit jüngerem Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. Insoweit wird auf die vorstehenden Ausführungen unter II. 1. e) aa) zum Schutzentziehungshindernis der Verwirkung gemäß § 124, § 51 Abs. 2 MarkenG Bezug genommen, die entsprechend gelten.

bb) Auch die Voraussetzungen für eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs nach den allgemeinen Grundsätzen über die Verwirkung (§ 21 Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 242 BGB) Hegen nicht vor. Die Verwirkung eines kennzeichenrechtlichen Unterlassungsanspruchs nach § 21 Abs. 4 MarkenG i.V.m. § 242 BGB setzt voraus, daß durch eine länger andauernde redliche und ungestörte Benutzung einer Kennzeichnung ein Zustand geschaffen ist, der für den Benutzer einen beachtlichen Wert hat, ihm nach Treu und Glauben erhalten bleiben muss und den auch der Verletzte ihm nicht streitig machen kann, wenn er durch sein Verhalten diesen Zustand erst ermöglicht hat (vgl. BGH, Urt. v. 21.07.2005 - I ZR 312/02, Tz. 45, juris - BOSS-Club m.w.N.). Im Streitfall sind die Voraussetzungen der Verwirkung gemäß § 21 Abs. 4 i.V.m. § 242 BGB nicht gegeben. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass der Beklagte bei der internationalen Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 und deren Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland bewusst auf die ihm damals bereits bekannte Klagemarke Nr. 39805390 Bezug genommen hat (vgl. BGH, Urt. v. 30.04.1998 - I ZR 268/05, Tz. 31, juris - MAC Dog), weshalb er im Ausgangspunkt nicht schutzwürdig ist. Wie bereits erörtert, hatte der Beklagte zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung der IR-Marke Nr. 841195 und deren Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland (21.09.2004) Kenntnis von der Existenz der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 39805930. Von dieser Marke hatte der Beklagte jedenfalls durch das Markenverkaufsangebot von Dr. B. gemäß Anwaltsschreiben vom 27.05.2004 (Anlage B 9) Kenntnis erhalten. Außerdem hat der Beklagte auch die Voraussetzungen eines schutzwürdigen Besitzstands nicht hinreichend dargetan. Ein solcher Besitzstand wird weder durch den Screenshot vom 23.01.2007 (Anlage B 2) noch durch die bloße Listung in der Lauer-Taxe (vgl. Anlage B 11) hinreichend belegt. Der Beklagte hat, worauf die Klägerin mit der Berufungserwiderung vom 20.12.2010, S. 4 hingewiesen hat, zum Grad der Bekanntheit des Zeichens Sallaki für Nahrungsergänzungsmittel, zum Umsatz, der im Verwirkungszeitraum erzielt worden ist, und zu Werbeaufwendungen nicht hinreichend vorgetragen.

f) Der Beklagte kann dem aus der Klagemarke Nr. 39805390 resultierenden Unterlassungsanspruch auch nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass auf Seiten der Klägerin Umstände vorlägen, die die Geltendmachung des markenrechtlichen Schutzes als eine wettbewerbswidrige Behinderung (§ 3, § 4 Nr. 10 UWG) des Beklagten erscheinen ließen. Insoweit wird auf die vorstehenden Ausführungen unter II. 1. f. Bezug genommen, die entsprechend gelten.

g) Die Einrede der Verjährung, die der Beklagte erhoben hat (Berufungsbegründung vom 20.10.2010, S. 4), greift gegenüber dem Unterlassungsanspruch nicht durch. Durch den Internetausdruck gemäß Anlage K 4 wird eine Verletzungshandlung vom März 2009 belegt. Für diesen Anspruch gilt die dreijährige Verjährungsfrist gemäß § 20 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 195 BGB, die frühestens im März 2009 zu laufen begonnen hat. Durch die Klageerhebung Im vorliegenden Verfahren (14.10.2009) ist die Verjährung rechtzeitig gehemmt worden.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 708 Nr. 10, § 711 ZPO. Die Erstreckung der Abwendungsbefugnis auf die Hauptsache trägt dem Umstand Rechnung, dass das landgerichtliche Urteil als Folge seiner Bestätigung durch den Senat ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar wird (vgl. BGH, Beschl. v. 27. August 1993 - IV ZB 14/93, Tz. 3, juris; Herget in: Zöller, ZPO, 28. Aufl. 2010, § 708, Rdn. 12).

5. Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Sache keine grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO hat und im Übrigen auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ZPO nicht vorliegen.

OLG München:
Urteil v. 24.02.2011
Az: 29 U 3633/10