Bundespatentgericht:
Beschluss vom 22. Juni 2009
Aktenzeichen: 15 W (pat) 339/04

(BPatG: Beschluss v. 22.06.2009, Az.: 15 W (pat) 339/04)

Tenor

Das Patent 102 15 641 wird widerrufen.

Gründe

I.

Auf die am 9. April 2002 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patentund Markenamt das Patent 102 15 641 mit der Bezeichnung

"Verfahren zur Herstellung einer Polyurethan-Zusammensetzung mit einem geringen Anteil an Diisocyanatmonomeren"

erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 27. November 2003. Die Patentansprüche in der erteilten Fassung gemäß Streitpatent lauten wie folgt:

Gegen die Patenterteilung haben die H... AG & Co. KGaA in D..., (Einsprechende I), mit Schriftsatz vom 25. Februar 2004, eingegangen per Telefax am 26. Februar 2004, und die K... GmbH & Co. KG, in W..., (Einsprechende II), mit Schriftsatz vom 27. Februar 2004, eingegangen per Telefax am 27. Februar 2007, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent mangels Neuheit und mangels erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang zu widerrufen. Sie stützen sich dabei auf die Druckschriften

(1a) DE 101 50 722 A1 (1b) WO 03/33562 A1

(2) WO 01/40342 A1

(3) DE 197 00 014 A1

(4) DE 42 32 015 A1

(5) EP 0 511 566 A1

(6a) Technische Informationen zu VORAMER* RR 1020, Januar 2000

(6b) Technische Informationen zu VORAMER* RM 1022, Januar 2000

(6c) Technische Informationen zu VORASTAR* B 1500, Januar 2000

(6d) Technische Informationen zu VORASTAR* B 1505, Januar 2000.

(7) DE 29 17 314 B1

(8) DE 198 51 182 A1

(9) DE 100 30 908 A1

(10) DE 199 57 351 A1

(11)

DE 199 31 997 A1

(13a) US 4 888 124 A

(14)

WO 99/58590 A1 (14a) DE 198 20 270 A1

(15)

EP 0 922 720 A1

(16)

DE 195 04 007 A1

(17)

Rundschreiben M 21/99 vom 7. Sept. 1999 des Industrieverb. Klebstoffe e.V., Neuklassifizierung MDI/TDI "Merkblatt des Technischen Ausschusses zur Kennzeichnung"

(18)

Schreiben Dr. Herbert Blankenheim, Bayer AG, v 5. Nov. 1999 an Herrn Vuchetich, Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co. KG

(19)

EP 511 586 A1.

(12) Merkblatt der Berufsgenossenschaft Chemie "Polyurethan-Herstellung und Verarbeitung/Isocyanate"

(13) EP 0 204 970 A2 Des Weiteren hat die Einsprechende II vorgebracht, das Patent offenbare die Erfindung nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne, und im Erteilungsverfahren seien unzulässige Erweiterungen vorgenommen worden.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 8. Juni 2004 widersprochen und beantragt, das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. Mit Schriftsatz vom 28. September 2004 verteidigt sie das Streitpatent hilfsweise mit den Hilfsanträgen I bis IV und legt hierzu eine ausführliche Begründung vor, die sie mit Schriftsatz vom 30. August 2005 ergänzt hat.

Das Patent weise gegenüber dem vorgebrachten Stand der Technik nicht nur die erforderliche Neuheit auf, sondern beruhe demgegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Es liege auch keine unzulässige Erweiterung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen vor, wobei sie hilfsweise auf die Anspruchsfassung gemäß Hilfsantrag I verweist. Auch sei die Ausführbarkeit im beanspruchten Umfang gegeben.

In der mündlichen Verhandlung am 22. Juni 2009 überreichte die Patentinhaberin des Weiteren Anspruchsfassungen gemäß Hilfsanträgen V und VI.

Die Anspruchsfassungen der Hilfsanträge I bis VI lauten wie folgt: Hilfsantrag I:

Hilfsantrag II:

Hilfsantrag III:

Hilfsantrag IV:

Hilfsantrag V:

Hilfsantrag VI:

Außerdem verteidigt die Patentinhaberin das Patent auf Grundlage weiterer Hilfsanträge Ia bis IVa, die sich von den Hilfsanträgen I bis IV durch die Streichung aller verfahrensunabhängig formulierten Sachansprüche unterscheiden, sowie weiterer Hilfsanträge Ib bis IVb, die sich von den Hilfsanträgen I bis IV dadurch unterscheiden, dass sie nurmehr auf die Verfahrensansprüche beschränkt sind.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag, das Patent vollumfänglich aufrecht zu erhalten, hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhalten auf Grundlage der Hilfsanträge I bis IV, überreicht mit Schriftsatz vom 28. September 2004, weiter hilfsweise auf Grundlage der Hilfsanträge V und VI, überreicht in der mündlichen Verhandlung, sowie weiter hilfsweise auf Grundlage der Hilfsanträge Ia bis IVa, welche sich von den Hilfsanträgen I bis IV durch die Streichung aller verfahrensunabhängig formulierter Sachansprüche unterscheiden, und weiter hilfsweise auf Basis der Hilfsanträge Ib bis IVb, welche sich von den Hilfsanträgen I bis IV dadurch unterscheiden, dass sie nur auf die Verfahrensansprüche beschränkt sind, mit der Maßgabe, dass folgende Reihenfolge eingehalten wird: Hilfsantrag I, Ia, Ib, II, IIa, IIb, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V, VI.

Die Einsprechende I stellt den Antrag, das Patent vollumfänglich zu widerrufen.

Die Einsprechende II stellt den Antrag, das Patent vollumfänglich zu widerrufen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

II.

Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung in entsprechender Anwendung von § 78 und § 147 (3) PatG, nachdem die Beteiligten Terminsanträge gestellt haben (vgl auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002, 417). Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859 -Informationsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung der Bestimmung ihre Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG 19 W (pat) 344/04 und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begründete gerichtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzgeber nichts anderes bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 -Informationsübermittlungsverfahren II; bestätigt durch: BGH GRUR 2009, 184 -Ventilsteuerung).

III.

Die zulässigen Einsprüche haben in der Sache Erfolg und führen zum Widerruf des Patents.

Dem Antrag der Einsprechenden auf Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang ist stattzugeben. Denn einem Verfahren zur Herstellung einer Polyurethan-Zusammensetzung mit einem geringen Anteil an Diisocyanatmonomeren sowie einer betreffenden Polyurethanzusammensetzung sowohl in der erteilten Fassung (Hauptantrag) als auch in den Fassungen gemäß den Hilfsanträgen I, Ia, Ib, II, IIa, IIb, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V, VI mangelt es an der erforderlichen Neuheit gegenüber der älteren deutschen Anmeldung DE 101 50 722 A1 (1a).

1. Der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung und damit nach Hauptantrag betrifft gemäß Patentanspruch 1 ein 1) Verfahren zur Herstellung einer Polyurethanzusammensetzung 1.1) mit einem geringen Anteil an Diisocyanatmonomeren 2) durch Umsetzung von mindestens einem isocyanatreaktiven Polymer mitmindestens einem monomeren Diisocyanat (erster Schritt) 2.1) in der Schmelze 2.2) derart, dass nach erfolger Umsetzung in der Mischung höchstens 0,5 Gew.-% freie Isocyanatgruppen vorhanden sind, und 3) Vermischen der erhaltenen Umsetzungsprodukte mit mindestens einemisocyanatterminierten Präpolymer (zweiter Schritt) 3.1) in mindestens 20 Gew.-% bezogen auf das Umsetzungsprodukt 3.2) mit einem Gehalt an freien NCO-Gruppen von bis zu 25 Gew.-% 3.3) und höchstens 0,1 Gew.-% monomeres Diisocyanat 4) die resultierende Gesamtzusammensetzung enthält weniger als 0,1 Gew.-% monomeres Diisocyanat.

Gemäß Patentanspruch 29 der erteilten Fassung betrifft der Gegenstand des Streitpatents eine Polyurethanzusammensetzung, die nach einem Verfahren mit den Merkmalen 1 bis 4 des Patentanspruchs 1 erhältlich ist, gemäß Patentansprüchen 30 bis 32 Polyurethanzusammensetzungen mit den im Wesentlichen stofflichen Merkmalen aus den Patentansprüchen 1, 2, 3 sowie 7 bis 28, gemäß Patentanspruch 33 die Verwendung dieser Polyurethanzusammensetzungen in einem Klebeverfahren oder zu Beschichtungszwecken, und schließlich gemäß Patentanspruch 34 einen Klebstoff oder eine Beschichtungsmasse enthaltend eine Polyurethanzusammensetzung nach einem der Patentansprüche 29 bis 32.

2. Die Einsprechende II hat unzulässige Erweiterung der erteilten Fassung gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen und damit den Widerrufsgrund der mangelnden Offenbarung geltend gemacht, und zwar bezüglich der Merkmale 2.2 und 3.2 sowie bezüglich Patentanspruch 30 wegen fehlendem Rückbezug auf Patentanspruch 5.

Das Verfahren mit den Merkmalen 1 bis 2.1 und 3 bis 4 gemäß Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung des Streitpatents (Hauptantrag) ergibt sich unmittelbar aus den ursprünglichen Unterlagen [vgl. urspr. Unterl. Anspr. 1 (Merkmale 1, 1.1, 2, 3, 4) i. V. m. Anspr. 4 (Merkmal 2.1), Anspr. 23 (Merkmal 3.3), Anspr. 25 (Merkmal 3.2) und Anspr. 27 (Merkmal 3.1)]. Die Merkmale der Patentansprüche 2 bis 29 sowie 31 bis 34 der erteilten Fassung des Streitpatents, ausgenommen das Merkmal 2.2, ergeben sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 29 sowie 31 bis 34.

Nicht begründet ist nach Ansicht des Senats der Einwand der Einsprechenden, es handle sich bei dem Merkmal 3.2 um eine unzulässige Änderung gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung. Denn der ursprüngliche Patentanspruch 25 war so formuliert, dass der breiteste Bereich, d. h. bis zu 25 Gew.-% NCO-Gruppen, als besonders bevorzugt angegeben ist. Es spricht nichts dagegen, entgegen üblicher Gepflogenheit den breitesten Zahlenbereich als besonders bevorzugt zu kennzeichnen und in den Anspruch 1 aufzunehmen. Auch das einzige Ausführungsbeispiel, in dem der NCO-Gehalt etwa 3 Gew.-% beträgt, steht dem nicht entgegen.

Was dagegen das Merkmal 2.2 anbelangt, so handelt es sich nach Ansicht des Senats um eine unzulässige Änderung gegenüber den ursprünglichen Unterlagen. Auch wenn die erste Maßgabe des ursprünglichen Anspruchs 5, wonach die Umsetzung in Gegenwart eines geringen Überschusses an Diisocyanat erfolgt, durchaus auch unabhängig von einer Durchführung der Umsetzung derart zu sehen ist, dass höchstens 0,5 Gew.-% freie Isocyanatgruppen in der nach erfolgter Umsetzung vorliegenden Mischung vorhanden sind, so offenbart der ursprüngliche Patentanspruch 5 beide Merkmale ausschließlich in kombinierter Form, und es ist davon auszugehen, dass der geringe Überschuss an Diisocyanat in ursächlichem Zusammenhang mit der nach Schritt a) vorhandenen Menge an freien Isocyanatgruppen steht. Aus der ursprünglichen Beschreibung ist das isolierte Merkmal 2.2 ebenfalls nicht herleitbar.

Entsprechendes gilt für die Offenbarungsrüge der Einsprechenden II zu dem erteilten Patentanspruch 30 hinsichtlich des Merkmals 2.2. Unbeachtlich ist dagegen der in Patentanspruch 30 fehlende Rückbezug auf Patentanspruch 5. Denn auf Grundlage des Patentanspruchs 29, der einen Rückbezug auf Patentansprüche 1 bis 28 und damit sämtliche fehlenden Merkmale aufweist, lässt sich diese Lücke im Rückbezug ohne Weiteres schließen.

Eine Entscheidung darüber, ob das Streitpatent in der erteilten Fassung (Hauptantrag) bereits wegen unzulässiger Änderung betreffend das Merkmal 2.2 in den Patentansprüchen 1 und 30 und damit wegen mangelnder Offenbarung zu widerrufen ist, kann jedoch im Hinblick auf den Widerrufsgrund fehlender Neuheit dahinstehen. Im Übrigen hat die Patentinhaberin dem Offenbarungseinwand zu Merkmal 2.2 durch die Neufassung der Patentansprüche 1 und 28 gemäß Hilfsantrag 1 Rechnung getragen.

3. Was den weiteren Einspruchsgrund der mangelnden Ausführbarkeit bzw. Nacharbeitbarkeit betrifft, so ist sowohl bei der Lehre des Streitpatents als auch bei dem in den Entgegenhaltungen beschriebenen Stand der Technik der gleiche Maßstab anzulegen. Die streitpatentgemäße Lehre ist zwar lediglich anhand eines Ausführungsbeispiel konkret beschrieben, damit jedoch ein Weg zur Nacharbeitung offenbart und somit dem Erfordernis entsprechend der Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Taxol" (vgl GRUR 2001, 813 -Taxol) jedenfalls in formaler Hinsicht Genüge getan.

Hinsichtlich der Ausführbarkeit im beanspruchten Umfang bestehen in vorliegendem Fall, der sich von dem Fall "Taxol" grundsätzlich unterscheidet, deshalb Bedenken, weil die Umsetzung eines isocyanatreaktiven Polymers mit einem monomeren Diisocyanat die Grundreaktion eines jeden Polyurethans darstellt, deren Variation ganze Bibliotheken füllt. Es ist schon nicht feststellbar, unter welchen der gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents umfassten Bedingungen man einen PU-Schaum, einen unlöslichen bzw. unschmelzbaren Feststoff, oder ein für die erfindungsgemäße Weiterverarbeitung geeignet viskoses Gemisch erhält. Selbst in dem auf das spezielle Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat mit zwei unterschiedlich reaktiven NCO-Gruppen eingeschränkten Verfahren bestehen Bedenken dahin, ob, unter welchen Bedingungen und in welchem Ausmaß auch die weniger reaktiven, die halbe Molmenge ausmachenden Gruppen tatsächlich mit OH-Gruppen der Polyole abreagieren.

Auch bei dem einzigen konkreten Ausführungsbeispiel des Streitpatents bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Ausführbarkeit. In dem Ausführungsbeispiel ist der Gehalt der nach Umsetzung erhaltenen Mischung an freien NCO-Gruppen mit einem theoretischen Wert von 0,49 Gew.-% angegeben (vgl. DE 102 15 641 C1 Sp. 5 Z. 4), so dass mit diesem theoretischen Wert der anspruchsgemäße Bereich von bis zu 0,5 Gew.-% freie NCO-Gruppen (Merkmal 2.2) gerade noch erfüllt wird. Da aber dieser theoretische Wert nur dann erreicht wird, wenn alle OH-Gruppen abreagieren, bleibt offen, ob und unter welchen Bedingungen der anspruchsgemäß geforderte Wert von höchstens 0,5 Gew.-% freie Isocyanatgruppen (Merkmal 2.2) experimentell und damit in der Praxis tatsächlich erfüllt wird. Denn der theoretische Wert sagt nichts darüber aus, welcher Wert nach erfolgter Umsetzung tatsächlich gemessen wird. Außerdem wird keine Lehre dahin offenbart, wie dieser Wert experimentell zu messen bzw. zu bestimmen ist.

Hinzu kommt, dass der theoretische NCO-Wert im Fall des Ausführungsbeispiels nur dadurch zustande kommt, dass eine gewisse Menge eines gegenüber NCO nicht reaktiven Harzes (25 g Novarez¨TM80) quasi als Verdünnung zugegeben wird mit der Folge, dass dadurch der NCO-Wert ohne Abreaktion von NCO-Gruppen herabgesetzt wird. Ohne die Zugabe dieses gegenüber NCO nicht reaktiven Harzes läge der theoretische NCO-Wert aber noch höher und damit außerhalb des beanspruchten Bereichs.

Es stellt sich deshalb die Frage, wie die diesbezügliche Lehre des Streitpatents gemäß Patentanspruch 1, wonach die Zumischung nicht NCO-reaktiver Harze nicht zwingend vorgesehen ist, ohne dieses "Verdünnen des Zahlenwerts" auskommt. Darüber hinaus bleibt unerläutert, ob es sich bei dem anspruchsgemäßen Merkmal 2.2 lediglich um den theoretischen Wert oder den tatsächlichen, experimentell bestimmten Wert handelt.

Eine Entscheidung über die Ausführbarkeit kann jedoch dahin stehen, da es dem Gegenstand des Streitpatents an der erforderlichen Neuheit gegenüber der Lehre der Druckschrift DE 101 50 722 A1 (1a) fehlt.

4. Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu differenzieren zwischen dem beanspruchten Verfahren (Anspr. 1 bis 28) und den beanspruchten Stoffzusammensetzungen bzw. Erzeugnissen sowie deren Verwendung (Anspr. 29 bis 34). Hierfür ist bei der Bewertung des Offenbarungsgehalts der Druckschrift (1a) der gleiche Maßstab anzulegen wie beim Streitpatent. Eine gemäß Patentanspruch 29 beanspruchte, nach einem Verfahren mit den Merkmalen 1 bis 4 erhältliche Polyurethanzusammensetzung ist als Erzeugnis bzw. Stoff ungeachtet der reinen Verfahrensmaßnahmen in diesen Merkmalen auf seine Neuheit hin zu untersuchen. Denn der Sachanspruch ist absolut und nicht beschränkt auf das nach einem speziellen Verfahren, hier gekennzeichnet durch die Verfahrensmaßnahmen der Merkmale 1 bis 4, hergestellte Produkt. Deshalb sind die in den Verfahrensmaßnahmen enthaltenen stofflichen Merkmalsbestandteile maßgeblich und kennzeichnend für die beanspruchten und unter Schutz gestellten Polyurethanzusammensetzungen und bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigen.

In der nachveröffentlichten, wegen des gegenüber dem Streitpatent früheren Zeitrangs gemäß § 3 (2) PatG bei der Prüfung auf Neuheit zu berücksichtigenden Druckschrift DE 101 50 722 A1 (1a) sind Polyurethanzusammensetzungen (Merkmal 1) mit einem niedrigen Restmonomergehalt (Merkmal 1.1) beschrieben (vgl. (1a) z. B. Bezeichnung i. V. m. S. 2 Z. 3 u. 4). Diese Polyurethanzusammensetzungen werden erhalten durch Umsetzung von mindestens einem isocyanatreaktiven Polymer (Polyol) mit mindestens einem monomeren Diisocyanat (Merkmal 2, vgl. (1a) S. 3 Z. 55 bis 58 sowie S. 5 Z. 63 bis S. 6 Z. 5) ohne Lösungsmittel bei Temperaturen von bevorzugt nicht über 110oC, in den Beispielen bei 100oC, und damit zweifelsohne in der Schmelze (Merkmal 2.1, vgl. (1a) S. 5 Z. 54 i. V. m. S. 6 erfindungsgemäßes Beisp. Z. 49 bis 50) derart, dass der Gehalt an restlichem Diisocyanat nach erfolgter Umsetzung höchstens 0,25 Gew-% beträgt (Merkmal 2.2, vgl. (1a) S. 5 Z. 55 bis 57). Die angegebenen weniger als 0,25 Gew.-% Diisocyanat sind praktisch gleichbedeutend mit höchstens 0,5 Gew.-% freien Isocyanatgruppen, da letztere im Wesentlichen von restlichem Diisocyanat herrühren. Mithin enthält die gemäß Streitpatent hergestellte, beanspruchte Polyurethanzusammensetzung genau solche Umsetzungsprodukte, wie sie auch in Polyurethanzusammensetzungen gemäß Druckschrift (1a) enthalten sind. Dieses Umsetzungsprodukt wird gemäß (1a) unter anderem mit weniger als 30 Gew.-% eines migrationsfähigen, haftungsverstärkenden Polyisocyanats (vgl. (1a) S. 5 Z. 20 bis 23 sowie Z. 31 u. 32, S. 6 Z.7 u. 8 i.V.m. S. 8 Anspr. 4 u. 5) und damit mit einem isocyanatterminierten Präpolymer entsprechend der Merkmale 3, 3.1 und 3.2 des Streitpatents gemischt.

Was den Zahlenbereich "mindestens 20 Gew.-% bezogen auf das Umsetzungsprodukt" des Merkmals 3.1 anbelangt, so überlappt dieser mit den diesbezüglichen Vorgaben der Druckschrift (1a) von weniger als 30 Gew.-%. Denn die gemäß Merkmal 3.1 des Streitpatents auf das Umsetzungsprodukt des Schrittes a) bezogene Bereichsangabe von mindestens 20 Gew.-% erniedrigt sich bei Einrechnung der weiteren, nichtisocyanatreaktiven Zusatzstoffe, z. B. nichtreaktive Harze und Füllstoffe etc., die bei dem Zahlenbereich der Druckschrift (1a) bereits berücksichtigt sind, erheblich.

Der Gehalt an freien NCO-Gruppen von bis zu 25 Gew.-% und damit das Merkmal 3.2 wird bei einem isocyanatterminierten Präpolymer praktisch immer erfüllt. Denn der Gehalt an freien NCO-Gruppen von monomeren Diisocyanaten, der bei dem monomeren Diisocyanat MDI bei 33,6 Gew.-% liegt, erniedrigt sich bei deren Polymeren und Addukten ersichtlich auf deutlich unter 25 Gew.-%, so dass das Merkmal 3.2 bereits durch den allgemeinen Offenbarungsgehalt der Druckschrift (1a) "Addukte von Diisocyanaten an Polyolen", sogenannten isocyanatterminierten Präpolymeren, erfüllt ist. Die Polyurethanzusammensetzung gemäß Druckschrift (1a) enspricht damit auch insofern den Maßgaben gemäß Patentansprüchen 1, 29 und 30 des Streitpatents, als sie neben Umsetzungsprodukten des Schrittes a) als Beimischung ein isocyanatterminiertes Präpolymer in weniger als 30 Gew.-% bezogen auf die Gesamtzusammensetzung enthält, das bis zu 25 Gew.-% freie NCO-Gruppen und höchstens 0,1 Gew.-% monomeres Diisocyanat aufweist (vgl. (1a) S. 5 Z. 7 bis 24 u. Z.31bis 34 i.V.m.S. 6 Z.7 u. 8). Eine Abgrenzung ist mit den Merkmal 3.1 ebenso wenig verbunden wie mit dem Merkmal 3.3. Denn die Maßgabe "höchstens 0,1 Gew.-% monomeres Diisocyanat in dem NCO-terminierten Präpolymer" wird von dem Zahlenbereich von vorzugsweise kleiner 1 Gew.-% in der Druckschrift (1a) (vgl. (1a) S. 5 Z. 22 u. 23) umfasst und ist im Hinblick darauf, dass die Druckschrift (1a) am 13. Oktober 2001 und damit geraume Zeit nach der Kennzeichnungspflicht (vgl. hierzu Druckschrift (17)) abgefasst wurde, als Grenzwert für Restmonomere für die Fachwelt selbstverständlich und handelsübliche Vorgabe (vgl. hierzu auch die damit im Einklang stehende Feststellung in der Streitpatentschrift Sp. 4 Z. 21 bis 29).

Ein Verfahren zur Herstellung von Polyurethanzusammensetzungen gemäß Patentanspruch 1 sowie betreffende Polyurethanzusammensetzungen gemäß den Patentansprüchen 29 und 30 des Streitpatents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) sind damit durch die Lehre der Druckschrift (1a) neuheitschädlich vorweggenommen.

Entsprechendes gilt für die Verwendung solcher Polyurethanzusammensetzungen in Klebeverfahren oder zu Beschichtungszwecken gemäß Patentanspruch 33 sowie für die Klebstoffe und Beschichtungsmassen gemäß Patentanspruch 34 (vgl. (1a) S. 6 Z. 18 bis 23).

5. Aber auch der Gegenstand des Streitpatents in beschränkt verteidigter Fassung gemäß einem der eingereichten Hilfsanträge ist mangels Neuheit nicht patentfähig.

a) Die in den Hilfsanträgen gegenüber der erteilten Fassung vorgenommenen Änderungen ergeben sich aus der ursprünglichen bzw. aus der erteilten Fassung wie nachfolgend dargelegt.

Hilfsantrag I: Patentanspruch 1 (vgl. urspr. Unterl. bzw. ert. Fass. Anspr. 1 i. V. m. Anspr. 4, 5, 23, 25, 27), Patentanspruch 28 (vgl. urspr. Unterl. Anspr. 29 bzw. 30 i. V. m. Anspr. 4, 5, 23, 25, 27), Patentansprüche 2 bis 27 und 29 bis 32 (vgl. urspr. sowie ert. Fass. Anspr. 2 bis 4, 6 bis 24, 26 bis 29, 31 bis 34). Hilfsantrag II: Patentanspruch 1 ist gegenüber Hilfsantrag I weiter ausgebildet durch die Aufnahme von Merkmalen aus dem ursprünglichen bzw. erteilten Anspruch 26.

Hilfsantrag III: Patentanspruch 1 ist gegenbüer Hilfsantrag II weiter ausgebildet durch Aufnahme von Merkmalen aus dem ursprünglichen bzw. erteilten Anspruch 24.

Hilfsantrag IV: Patentanspruch 1 ist gegenüber Hilfsantrag III weiter ausgebildet durch Aufnahme von Merkmalen aus dem ursprünglichen bzw. erteilten Anspruch 9.

Hilfsantrag V: Patentanspruch 1 ist gegenüber Hilfsantrag IV weiter ausgebildet durch Aufnahme von Merkmalen aus dem ursprünglichen bzw. erteilten Anspruch 15.

Hilfsantrag VI: Gegenüber Hilfsantrag V wurden Sachansprüche gestrichen.

In den Hilfsanträgen Ia bis IVa sowie Ib bis IVb wurden gegenüber den jeweiligen Hilfsanträgen I bis IV die Sachansprüche gestrichen.

b) Die Patentinhaberin verteidigt ihr Patent hilfsweise in der Reihenfolge der Hilfsanträge I, Ia, Ib, II, IIa, IIb, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V und VI. Hilfsanträge I, Ia, Ib: Patentanspruch 1, Patentanspruch 27 sowie Patentanspruch 28 gemäß Hilfsantrag I unterscheiden sich von der erteilten Fassung (Hauptantrag) durch die Aufnahme des Merkmals "in Gegenwart eines geringen Überschusses an Diisocyanat" bei der Umsetzung in Schritt a). Das Streitpatent definiert bzw. quantifiziert nicht, was unter einem geringen Überschuss an Diisocyanat zu verstehen ist. Lediglich aus dem einzigen Ausführungsbeispiel ergibt sich nach Berechnung ein Verhältnis von Diisocyanat zu (Polyether)Polyol von etwa 1,3 und damit ein Wert, der den Vorgaben von 1,1 bis 1,9, bevorzugt von 1,2 bis 1,7, der Lehre der Druckschrift (1a) entspricht (vgl. (1a) S. 5 Z. 52 u. 53).

Der Gegenstand des Streitpatents ist damit auch in der gemäß Hilfsantrag I verteidigten Fassung nicht gegenüber der Lehre der Druckschrift (1a) abgegrenzt, so dass diesem Antrag mangels Neuheit nicht stattzugeben ist. Entsprechendes gilt für die Hilfsanträge Ia und I b, in denen die Patentinhaberin den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag I beibehalten hat und lediglich Sachansprüche gestrichen hat.

Hilfsanträge II, IIa, IIb: Patentanspruch 1 sowie die Patentansprüche 26 und 27 unterscheiden sich von Hilfsantrag I durch die Einschränkung der in Schritt b) beigemischtenisocyanatterminierten Präpolymere auf TDI-Präpolymere und MDI/TDI-Präpolymere.

Diese vorgenommene Einschränkung führt zu keiner Abgrenzung von der Lehre der Druckschrift (1a), da gemäß (1a) insbesondere die Addukte von aromatischen Diisocyanaten und Triolen umgesetzt werden (vgl. (1a) S. 5 Z. 19 bis 22) und der fachkundige Leseer darunter in erster Linie nicht nur das diesbezüglich beispielhaft genannte 2, 4'-Diphenylmethandiisocyanat (MDI), sondern daneben auch die Diisocyanattoluole (TDI) verstehen wird. Damit ist Hilfsantrag II mangels Neuheit nicht stattzugeben. Entsprechendes gilt für die Hilfsanträge IIa und IIb, die ebenfalls Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags II enthalten. Hilfsanträge III, IIIa, IIIb: Nicht abgegrenzt von der Lehre der Druckschrift (1a) und deshalb dadurch neuheitschädlich vorweggenommen sind auch die Gegenstände der Patentansprüche 1, 26 und 27 gemäß Hilfsantrag III, die gegenüber der Fassung des Hilfsantrags II als weiteres Merkmal "die Viskosität des isocyanatterminierten Präpolymers beträgt bei 20oC mindestens 1500 mPas" aufweisen. Denn die Bereichsgrenze dieses Merkmals ist so niedrig gewählt, dass die Viskosität (handelsüblicher) Addukte aromatischer Diisocyanate an Dioder Polyole entsprechend der Lehre der Druckschrift (1a) (vgl. (1a) S. 5 Z. 19 bis 22) in jedem Fall über diesem Zahlenwert liegt (vgl. hierzu z. B. (6a) bis (6d) die handelsüblichen isocyanatterminierten Präpolymere Voramer und Vorastar, die auch gemäß Streitpatent, Sp. 4 Z. 21 bis 29, zum Einsatz gelangen). Dementsprechend ist auch den Hilfsanträgen IIIa und IIIb, die den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag III enthalten, mangels Neuheit nicht stattzugeben.

Hilfsanträge IV, IVa, IVb: Aber auch die Aufnahme von nichtisocyanatreaktiven Zusatzstoffen in die beanspruchten Polyurethanzusammensetzungen gemäß den Hilfsanträgen III, IIIa und IIIb, ganz gleich ob bereits in Schritt a) und/oder erst in Schritt b), führt zu keiner Abgrenzung von der Lehre der Druckschrift (1a), in der den betreffenden Polyurethanzusammensetzungen ebenfalls solche nichtreaktiven Zusatzstoffe beigemischt sind (vgl. (1a) z. B. S. 4 Z. 65 bis 68 i. V. m. S. 6 Z. 10), so dass auch diesen Anträgen mangels Neuheit nicht stattzugeben ist.

Hilfsanträge V und VI: Schließlich muss auch der Versuch der Patentinhaberin scheitern, eine Abgrenzung gegenüber der Lehre der Druckschrift (1a) dadurch herbeizuführen, dass in Schritt a) "als Diisocyanat ein unsymmetrisch substituiertes Diisocyanat, das zwei NCO-Gruppen unterschiedlicher Reaktivität aufweist, eingesetzt wird". Denn gemäß dem Ausführungsbeispiel der Druckschrift (1a) wird 2, 4'-MDI in einer Reinheit von 97,5 % an 2, 4'-Isomerem und damit gerade ein unsymmetrisch subsitutuiertes Diisocyanat mit zwei unterschiedlich reaktiven NCO-Gruppen eingesetzt (vgl. (1a) S. 6 Z. 34 u. 35 i. V. m. Z. 49 u. 50). Damit kann weder dem Hilfsantrag V noch dem Hilfsantrag VI, der den selben Patentanspruch 1 wie Hilfsantrag V umfasst, stattgegeben werden.

6. Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung nach ausführlicher Erörterung der Sachlage abschließend die Hilfsanträge I, Ia, Ib, II, IIa, IIb, III, IIIa, IIIb, IV, IVa, IVb, V, VI gestellt. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer darüber hinaus noch weitergehend beschränkten Fassung haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der sowohl nach Hauptantrag als auch nach sämtlichen Hilfsanträgen zumindest einen nicht rechtsbeständigen Anspruch enthält. Deshalb war das Patent insgesamt zu widerrufen. Auf die übrigen Patentansprüche der jeweiligen Anträge brauchte bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH v 27. Juni 2007 -X ZB 6/05, Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v 26. September 1996 -X ZB 18/95, GRUR 1997, 120, Elektrisches Speicherheizgerät).

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Lange Bb

BPatG:
Beschluss v. 22.06.2009
Az: 15 W (pat) 339/04