Landgericht Berlin:
Urteil vom 6. Februar 2007
Aktenzeichen: 15 O 520/06

Rechtserhaltende Benutzung von Toscanini durch Bezeichnung "Kartoffelschlößchen Toscanini" (§ 26 MarkenG)

Tenor

1. Der Beklagte wird verurteilt, in die Teillöschung seiner beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. ... eingetragenen Marke €Toscanini€ für folgende Waren/Dienstleistungen einzuwilligen:

Klasse 3 : Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Seifen, Haarwässer, Zahnputzmittel

Klasse 41 : Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Ausbildung

Klasse 43 : Verpflegung von Gästen in Hotel, Restaurants und Imbissen sowie Beherbergung von Gästen in Hotels.

2. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 25.000,- € vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin betreibt seit mehreren Jahren in ...unter der Bezeichnung €Toscanini€ ein Restaurant mit Eisdiele.

Der Beklagte ist Inhaber der bei dem Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. ... ... eingetragenen deutschen Marke €Toscanini€.

Die Marke wurde am 2. September 1997 eingetragen.

Ein erfolgloses Widerspruchverfahren wurde am 6. September 2000 abgeschlossen.

Der Beklagte betreibt in ... ein Schuhgeschäft mit der Bezeichnung €Toscanini€.

Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 13. September 2005 forderte die Klägerin den Beklagten auf, ihr bis zum 28. September 2005 mitzuteilen, ob er die Marke €Toscanini€ innerhalb der Benutzungsschonfrist für die Dienstleitungen Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Imbissen sowie Beherbergung von Gästen in Hotels sowie Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten genutzt habe. Für den Fall, dass Verfall wegen Nichtbenutzung eingetreten sein sollte, forderte die Klägerin den Beklagten weiter auf, die Marke für diese Dienstleistungen löschen zu lassen, um ein Löschungsverfahrens nach § 53 Abs. 1 MarkenG zu vermeiden.

Am 17. November 2005 reichte die Klägerin den als Anlage K 8 zur Klageschrift eingereichten Löschungsantrag (Bl. 21 f d.A.) bei dem Deutschen Patent- und Markenamt ein. Der Beklagte widersprach der Löschung.

Die Klägerin behauptet, der Beklagte habe die Bezeichnung €Toscanini€ für eine Tätigkeit in der Gastronomie nicht genutzt.

In ... existiere lediglich ein Restaurant mit der Bezeichnung €Kartoffelschlößchen€.

Dieses Restaurant sei im aktuellen Telefonbuch wie folgt eingetragen: €Restaurant Kartoffelschlößchen Inh. ...€.

Am 9. September 2006 sei der Name €Toscanini€ am Restaurant €Kartoffelschößchen€ nicht angeschlagen gewesen. Der Name habe auch nicht auf den Speisekarten gestanden.

Auf der Website des Restaurants €Kartoffelschlößchen€ habe sich am 21. September 2005 kein Hinweis auf den Zusatz €Toscanini€ befunden.

Die dem Kläger am 15. August 2006 zugestellte Klage ist am 11. Juli 2006 bei Gericht eingegangen.

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten zu verurteilen, in die Teillöschung seiner beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. ... eingetragenen Marke €Toscanini€ für folgende Waren/Dienstleistungen einzuwilligen:

Klasse 3 : Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Seifen, Haarwässer, Zahnputzmittel

Klasse 41 : Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Ausbildung

Klasse 43 : Verpflegung von Gästen in Hotel, Restaurants und Imbissen sowie Beherbergung von Gästen in Hotels.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte behauptet, er habe ... am 1. Januar 1998 die Lizenz zum Betrieb einer Pizzeria in der ... in ... unter der Bezeichnung €Toscanini€ vergeben.

Die Lizenzvereinbarung habe er zum 1. November 2002 gekündigt, nachdem im Laufe des Jahres 2002 in der ... das Gebäude fertig gestellt worden sei, in dem er seit 2002 unter der Bezeichnung €Kartoffelschlößchen Toscanini€ ein Restaurant betreibe.

Seit 2003 habe er außen, auf den oberen Fensterrahmen des Restaurants in großen gelben Buchstaben die Aufschrift €Toscanini€ angebracht.

Am 9. August 2005 habe er die zusätzliche Bezeichnung des Restaurants, €Toscanini€ auch bei der Gemeinde ... angemeldet (Anlage B 3 zum Schriftsatz des Beklagten vom, Bl. 56 d.A.).

Das Restaurant sei im Internet unter der Seite ... vertreten und zwar schon vor Ablauf der Schonfrist.

Außerdem betreibe er unter dem Namen €Toscanini€ einen Cateringservice und beliefere im Einzugsgebiet ... zahlreiche Unternehmen.

Das Restaurant und der Cateringservice würden von Lieferanten und Kunden mit dem Namen €Kartoffelschlößchen Toscanini€ identifiziert, und zwar seit dem 12. August 2005 bzw. seit September 2005.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und die zu den Akten gereichten Unterlagen verwiesen.

Gründe

I. Die Klage ist zulässig und begründet.

Der mit der Klage geltend gemachte (Teil) Löschungsanspruch der Klägerin gegen den Beklagten ergibt sich aus den §§ 55 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1, 49 Abs. 1 Satz 1 Abs. 3 und 26) MarkenG.

Die Befugnis der Klägerin gegen den Beklagten den Löschungsanspruch durch Klage geltend zu machen, folgt nach § 55 Abs. 1und 2 Nr. 1 MarkenG daraus, dass die Marke wegen Verfalls (teilweise) zum Teil zu löschen ist.

Dies ist hier anzunehmen, da der Beklagte die Marke €Toscanini€ für einige Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nach der Eintragung für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht benutzt hat und die Nichtbenutzung der Marke auch nicht geheilt worden ist (§ 49 Abs. 1 MarkenG).

1. Die Marke €Toscanini€ ist für den Beklagten für die Klasse 3, d.h. Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Seifen, Haarwässer, Zahnputzmittel, eingetragen worden.

Da der Beklagte die Marke €Toscanini€ für diese Waren offenbar nie benutzt und seit dem hier maßgeblichen Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens, 6. September 2006, mehr als fünf Jahre vergangen sind (vgl. §§ 49 Abs. 1 Satz 1, 26 Abs. 5 MarkenG), ist der auf diese Waren bezogene Teillöschungsanspruch ohne weiteres begründet.

2. Entsprechendes gilt, soweit die Marke €Toscanini€ für den Beklagten für die Klasse 41 und die Dienstleistungen Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Ausbildung eingetragen ist.

3. Die Marke €Toscanini€ ist für den Beklagten auch für die Klasse 43, Verpflegung von Gästen in Hotels, Restaurants und Imbissen sowie Beherbergung von Gästen in Hotels, eingetragen.

Auch insoweit liegen die Voraussetzungen des Verfalls wegen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5, 26 MarkenG vor.

a) Der Beklagte behauptet zwar, er habe ... am 1. Januar 1998 eine Lizenz zum Betrieb einer Pizzeria in der ... unter der Bezeichnung €Toscanini€ vergeben.

Dem Beklagten ist auch zuzugestehen, dass die Benutzung einer Marke mit Zustimmung des Inhabers nach § 26 Abs. 2 MarkenG als Benutzung durch den Inhaber gilt.

Mit der Vorlage der Kopie der Lizenzvereinbarung vom 17. Dezember 1997 (Anlage B 1 zum Schriftsatz des Beklagten vom 26. September 2006, Bl 51 f d.A.), kann der Beklagte aber allenfalls seinen Vortrag untermauern, dass er einem anderen die Befugnis erteilt habe, die Marke €Toscanini€ zu benutzen.

Der bloße Abschluss einer Lizenzvereinbarung reicht jedoch nicht aus, um ein Benutzen der Marke anzunehmen. Erforderlich ist weiter, dass sein Lizenznehmer die Marke tatsächlich benutzt hat.

Zu diesem Punkt ist der Vortrag des Beklagten nicht hinreichend substantiiert.

Ob und gegebenenfalls in welcher Weise und in welchem Zeitraum der Lizenznehmer die Marke €Toscanini€ tatsächlich benutzt hat, trägt der Beklagte nicht vor, obwohl die Klägerin die Benutzung der Marke durch den Dritten ausdrücklich bestritten hat.

b) Das Vorbringen des Beklagten zum Bestehen eines eigenständigen Unternehmens des Beklagten, das einen Catering- oder Partyservice zum Gegenstand hat und den Namen €Toscanini€ führen soll, ist unabhängig von der Frage, seit wann dieses Unternehmen bestehen soll, ebenfalls nicht hinreichend substantiiert, um beachtlich zu sein.

Zum einen fehlt, wenn es sich bei diesem Catering- oder Partyservice um einen von dem in ... ansässigen Restaurant unabhängigen Betrieb handeln soll, jeglicher Vortrag zu den Kriterien, die in Unternehmen ausmachen, d.h. Geschäftssitz, Mitarbeiter sowie sein Auftreten am Markt wie Werbemaßnahmen, Kundenstamm, Leistungsangebot etc.

Zum anderen trägt der Beklagte nicht vor, in welcher Weise, dieses Unternehmen das Kennzeichen benutzt haben soll.

c) Unbeachtlich ist auch der Vortrag des Beklagten, er betreibe in ... in der ... ein Restaurant unter der Bezeichnung €Kartoffelschlößchen Toscanini€

Dies gilt auch, wenn man unterstellt, dass der Beklagte das Zeichen €Kartoffelschlößchen Toscanini€ als Marke verwendet, d.h. in einer Form, die der Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände als einen zeichenmäßigen Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Waren und Dienstleistungen ansieht (vgl. Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG, Rn 17)

Die für den Beklagten eingetragene Marke lautet nicht €Kartoffelschlößchen Toscanini€, sondern €Toscanini€.

50Nach § 26 Abs. 3 Satz MarkenG gilt die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, aber nur dann als Benutzung der eingetragenen Marke, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern.

Dies ist hier gerade nicht anzunehmen.

Die Kombination des Zeichens €Toscanini€ mit dem Zeichen €Kartoffelschlößchen€ verändert den Gesamteindruck wesentlich.

Der Verkehr verbindet den Namen Toscanini mit dem italienischen Komponisten Arturo Toscanini, erkennt aber zumindest die italienische Herkunft dieses Namens.

Wird dieser Name im gastronomischen Bereich verwendet, erwartet der Verkehr daher das Angebot von Speisen italienischen Ursprungs.

Durch die Hinzufügung des Zeichens €Kartoffelschlößchen€ verschmilzt die eingetragene Marke €Toscanini€ mit diesem zu einem einheitlichen Zeichen.

€Kartoffelschlößchen Toscanini€ ist so zu verstehen, als sei der Name des €Kartoffelschlößchens€ €Toscanini€

Die Verschmelzung zu einem einheitlichen Zeichen beweist nicht zuletzt der Vortrag des Beklagten, dass Kunden und Lieferanten das Restaurant als €Kartoffelschlößchen Toscanini€ wahrnehmen.

Verschmilzt das hinzugefügte Wortelement mit dem eingetragenen Zeichen zu einem einheitlichen Zeichen, ist die Verschmelzung im Hinblick auf § 26 Abs. 3 MarkenG nur dann unschädlich, wenn sie zweifelsfrei keine eigene herkunftskennzeichnende Bedeutung hat, insbesondere glatt beschreibender Natur ist (Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG, Rn 126).

Dies könnte man für eine Kombination der Marke €Toscanini€ mit italienischen Begriffen wie €Ristorante€ oder €Pizzeria€ oder sogar dem deutschen Begriff €Eisdiele€ annehmen, weil derartige Zusätze als zeichenmäßig bedeutungslose, austauschbare Zutaten anzusehen sind, während der betriebliche Herkunftshinweis ausschließlich dem mitbenutzten eingetragenen Zeichen entnommen wird. Diese Zusätze decken sich mit der Erwartung des Verkehrs, dass der Gastronom, der das Zeichen €Toscanini€ verwendet, italienische Spezialitäten anbietet, so dass diese Zusätze nur eingrenzen, welche Art von Angebot zu erwarten ist.

In solchen Fällen liegt regelmäßig die Annahme fern, der Verkehr werde eine derartige Angabe als Bestandteil des Herkunftszeichens auffassen.

Das gilt insbesondere, wenn (wie im vorliegenden Fall) die eingetragene Marke selbst keinen ohne weiteres ersichtlichen näheren Sachhinweis enthält. Da der Verkehr regelmäßig auf eine schlichte Unterrichtung angewiesen ist und sie auch erwartet, wird er in dem beschreibenden Zusatz die Information über die Dienstleistungsart sehen und ihn deshalb nicht als Teil der betrieblichen Herkunftsbezeichnung erachten (vgl. BPatG GRUR 1992, 393 € Parkhotel Landenberg).

Dies gilt für den Zusatz €Kartoffelschlößchen€ zur Marke €Toscanini€ nicht.

Der Begriff €Kartoffelschlößchen€ mag zwar grundsätzlich die Vermutung zulassen, dass in einem Lokal mit einer derartigen Bezeichnung der Schwerpunkt des Angebots auf Kartoffelgerichten liegt.

Da dieser Begriff €Kartoffelschlößchen€ aber eigenständige Kennzeichnungskraft hat, ist die Verbindung der Marke €Toscanini€ mit dem Zeichen €Kartoffelschlößchen€ schon aus diesem Grund schädlich (vgl. Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG, Rn 130).

Unter Kennzeichnungskraft versteht man die Eignung eines Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart als Marke einzuprägen, d.h. in Erinnerung behalten und wieder erkannt zu werden (Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG, Rn 320).

Der Begriff €Kartoffelschlößchen€ ist als Hinweis auf die Herkunft der dort angebotenen Dienstleistungen schon deshalb einprägsam, weil er zum einen die bildhafte Vorstellung eines aus Kartoffeln erbauten, schlossartigen Gebäudes hervorruft, zum anderen weil die Zusammensetzung dieses Begriffs aus der €bäuerlichen€ Kartoffel und dem €herrschaftlichen€ Schloss einen originellen Widerspruch bildet.

Da dieser Widerspruch durch die Verbindung des €deutschen€ €Kartoffelschlößchen€ mit dem €italienischen€ €Toscanini€ noch erhöht wird, zeigt sich deutlich, dass der Zusatz €Kartoffelschlößchen€ den Charakter der eingetragenen Marke €Toscanini€ geradezu konterkariert.

d) Angesichts des Vorbringens des Beklagten, er betreibe sein Restaurant unter der Bezeichnung €Kartoffelschlößchen Toscanini€, ist es weiter unbeachtlich, wenn der Beklagte in Einzelfällen das Restaurant ohne den Zusatz €Kartoffelschlößchen€ bezeichnet hat, da nicht angenommen werden kann, dass der Beklagte insoweit die Marke ernsthaft benutzt hat.

II. Der Klägerin braucht keine Gelegenheit zur Erwiderung auf den Schriftsatz des Beklagten vom 11. Dezember 2006 eingeräumt zu werden, da dieser Schriftsatz keinen neuen und entscheidungserheblichen Vortrag enthalten hat.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs.1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.






LG Berlin:
Urteil v. 06.02.2007
Az: 15 O 520/06


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