Bundespatentgericht:
Beschluss vom 29. Januar 2008
Aktenzeichen: 33 W (pat) 86/06

(BPatG: Beschluss v. 29.01.2008, Az.: 33 W (pat) 86/06)

Tenor

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 23. Dezember 2005 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

>>PhoneSTOP<<

u. a. für folgende, noch verfahrensgegenständliche Waren angemeldet worden:

Klasse 19:

Putze, nämlich zur Herstellung fein strukturierter, fugenloser Oberflächen und zur Egalisierung von Akustikplatten im Innen- und Außenbereich; Akustikplatten.

Mit Beschluss vom 12. Mai 2006 hat die Markenstelle für Klasse 1 die Anmeldung teilweise, nämlich für die oben genannten Waren nach § 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen, da ihr insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehle. Nach ihrer Auffassung bestehe die beanspruchte Wortfolge aus dem Wort "phone", einem aus dem Englischen stammenden Begriff mit der Bedeutung von "Laut" (Geräusch von kurzer Dauer) bzw. von "Telefon", was bei den deutschen Verkehrskreisen bekannter sei, und dem Wort "stop" mit dem Sinngehalt von "stoppen, aufhalten, unterbinden, verhindern, Sperre, Hemmung, halt!". Die Gesamtbezeichnung werde von den allgemeinen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als "Lautsperre, Geräuschstopp" und damit als Lärmisolierung, und nicht als "Telefonstopp" verstanden, so dass sie die Anmeldung auf dem Bausektor hinsichtlich aller für die Geräuschdämmung einsetzbarer Materialien, nämlich Akustikplatten und Dämmputze, nicht als ungewöhnlich empfänden und mit ihr keinen Herkunftshinweis verbänden. Entsprechend werde die Bezeichnung bereits im Verkehr verwendet, um auf Bauprodukte mit Schallschutzeigenschaften hinzuweisen, was Internetfundstellen belegten. Auch die konkrete Ausgestaltung der Anmeldung mit teilweiser Verwendung von Großbuchstaben und eingefasst in spitze Klammern vermöge eine Schutzfähigkeit nicht zu begründen, da es sich um einfache, werbeübliche Gestaltungselemente handle.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie beantragt, den Beschluss vom 12. Mai 2006 aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist.

Zur Begründung trägt sie unter Beifügung von Lexika- und Wörterbuchauszügen vor, dass die Anmeldung keine beschreibende Angabe darstelle und auch hinreichend unterscheidungskräftig sei, zumal bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Es handele sich um eine lexikalisch nicht nachweisbare und ungebräuchliche Wortneuschöpfung, die beim deutschen Publikum nicht auf "Laut", sondern nur auf "Telefon" als einzig realen Begriff für "Phone" verweise, was auch die lexikalischen Fundstellen belegten. Die Marke könne nicht umgehend in einen verständlichen Begriff übersetzt werden, sondern lasse lediglich verschiedene Vermutungen und Assoziationen zu. Sie werde nicht als "Lautsperre, Geräuschstopp" verstanden, sondern erwecke bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Eindruck von "Telefonstopp, Telefonierverbot, Mobilfunkverbot" oder sogar "Telefonzelle".

Hinzu komme die besondere Gestaltung durch die das Kombinationswort einschließenden eckigen Klammern als deutlich sichtbare und außergewöhnliche grafische Bestandteile, die die Unterscheidungskraft zusätzlich erhöhe.

Die Anmeldung sei auch nicht beschreibend, da die Kombination begrifflich über die beiden einzelnen Bestandteile hinausgehe und sowohl in der deutschen wie der englischen Sprache im Hinblick auf die beanspruchten Waren keinen Sinn ergebe. Beim ersten Element handele es sich nämlich nicht um den griechischen Begriff "phon", sondern um die englische Bezeichnung "phone" für Telefon, was sich schon aus seiner speziellen Schreibweise ergebe. Im Gegensatz zu "phon", das in der Regel an einen Wortstamm angehängt werde (Telefon, Grammophon, Xylophon), stehe hier "Phone" am Zeichenanfang, was eine Assoziation mit "Geräuschsperre" fernliegend erscheinen lasse. Von den angesprochenen Verbrauchern werde die Anmeldung daher nicht sofort und ohne weiteres Nachdenken als beschreibender Begriff in Richtung auf die Waren der Klasse 19 aufgefasst.

Zudem sei nicht nachvollziehbar, weshalb das Amt das Zeichen richtigerweise für die in Klasse 1, und zwar "Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, nämlich zum Ansetzen und Verkleben von Akustikplatten im Innen- und Außenbereich für Wand- und Deckenflächen", angemeldeten Waren zugelassen habe, nicht aber auch für die verfahrensgegenständlichen. Schließlich sei "PHONESTOP" für Waren der Klasse 19, nämlich "Schallglasdämmung für die Bauverglasung", als Gemeinschaftsmarke eingetragen worden.

Die vorläufige Rechtsauffassung des Senats ist der Beschwerdeführerin unter Übersendung eines Wörterbuchauszugs mit der Terminsladung mitgeteilt worden. In der mündlichen Verhandlung wurde die Anmelderin darauf hingewiesen, dass auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kommt. Sie hatte Gelegenheit, hierzu Stellung zu nehmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Die Anmeldung ist hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Waren von der Eintragung wegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ausgeschlossen, da es sich um eine beschreibende Angabe handelt, der auch jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

1. Von der Eintragung ausgeschlossen sind nach diesen Bestimmungen nämlich Marken, denen für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Damit werden Zeichen und Angaben, die im Verkehr zur Bezeichnung der Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können, ihrem Wesen nach als ungeeignet angesehen, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen.

Der Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Marke verfolgt nach der Rspr. des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (s. u. a. Urteil des EuGH vom 23. Oktober 2003, C-191/01 P - Doublemint, Randnummern 30 - 32; GRUR 2004, 146) das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können.

Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden (vgl. u. a. zur entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (MarkenRL; ABl. EG 1989, L 40/1) das Urteil des EuGH vom 4.5.1999, C-108/97 und C-109/97 - Chiemsee, Randnummern 25, 26; GRUR 1999, 723).

Die Zurückweisung einer Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (s. Urteil des EuGH vom 12.2.2004, C-363/99 - Postkantoor, Randnummer 97, zu der entsprechenden Vorschrift in Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c MarkenRL; GRUR 2004, 674).

Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke, auch und gerade von Mehrwortzeichen oder Begriffskombinationen, ist auf die Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P - SAT.2, Randnummer 35; GRUR 2004, 943), und zwar auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springenheide, Randnummer 31; GRUR Int. 1998, 795).

Es ist nicht maßgebend, ob die einzelnen Bestandteile an sich, isoliert gesehen, in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen für den jeweils angesprochenen Durchschnittsverbraucher beschreibend sind. Entscheidend ist vielmehr, ob das auch für die angemeldete Kombination als Ganzes gilt (s. EuGH, SAT.2, a. a. O., Randnummer 28).

Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend. Ihre bloße Aneinanderreihung ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienste dienen können.

Somit hat eine Marke, die sich aus einem Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die genannten Merkmale beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen Summe seiner Bestandteile besteht; dies setzt entweder voraus, dass das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die beanspruchten Waren oder Dienste einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der seinen Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht, oder dass das Wort in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist und dort eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist, soweit die neue Bedeutung nicht selbst beschreibend ist.

Im Übrigen spielt es bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fällt, keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können. Es ist auch ohne Bedeutung, ob andere Zeichen oder Angaben, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die fragliche Marke besteht, zur Bezeichnung derselben Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen existieren (s. EuGH, Postkantoor, a. a. O., Randnummern 57, 58 und 98 - 102).

Die im vorliegenden Fall beanspruchten Waren richten sich sowohl an ein spezielles Fachpublikum im Maler- und Baugewerbe mit gewissen professionellen Erfahrungen als auch an den allgemeinen Durchschnittsverbraucher, der diese Produkte in Baumärkten erwirbt, um sie als Heimwerker oder Doityourself-Hobbybastler zu verarbeiten.

Die verfahrensgegenständliche Anmeldung besteht nach Erkenntnis des Senats aus der Aneinanderreihung zweier, im Hinblick auf die beanspruchten Waren beschreibender Begriffe, die auch in ihrer konkreten Kombination keinen über die Summe der Bestandteile hinausreichenden, von einer warenbeschreibenden Angabe wegführenden Eindruck hervorrufen.

Bei "phone" handelt es sich um ein aus dem Englischen stammendes Wort mit der Bedeutung von "Telefon" (s. z. B. Langenscheidt, Großwörterbuch Englisch). Schriftbildlich kommt es sehr nahe zu dem Begriff "phon", mit dem es klanglich übereinstimmt, so dass die geringen Unterschiede kaum auffallen. "Phon" hat die Bedeutung von "Laut, Ton, Stimme, Geräusch" und tritt überwiegend als Suffix bei Substantiven und Adjektiven auf (z. B. Grammophon, Saxophon, monophon). Das Wort "stop", das auch nur wenig von der grammatikalisch korrekten Schreibweise "stopp" abweicht, weist den Sinngehalt von "stoppen, aufhalten, unterbinden, verhindern, Sperre, Hemmung, halt!" auf (s. Duden, Die deutsche Rechtschreibung, und Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache).

In der konkreten Kombination bedeutet die Anmeldung im Hinblick auf die hier beanspruchten Waren somit "Lautsperre, Geräuschstopp" und weist insoweit auf die besondere Funktion als Lärmisolierung hin. Dies ist nicht nur für die angemeldeten Akustikplatten von wesentlicher Bedeutung, die - wie schon ihr Name sagt - Geräusche abschirmen sollen. Dasselbe gilt auch für die Putze, die zur Egalisierung von Akustikplatten und zur Herstellung fein strukturierter, fugenloser Oberflächen dienen. Auch hier kann der Aufbau des Putzes nach seiner Zusammensetzung Schall isolierende Komponenten haben, die gerade bei der Verarbeitung an und mit Akustikplatten im Innen- und Außenbereich von erheblicher Bedeutung sind.

Tatsächlich wird der Begriff "PhoneStop" auch in der Baubranche in diesem Sinne für vor Schallübertragung schützende Bauteile verwandt, wie für eine Verglasung mit erhöhtem Schallschutz (http://:www.baulinks.de/webplugin) oder für eine raumschalloptimierte Laminatbodenunterlage (http//:www.huga.de). Darauf wurde die Anmelderin vom Deutschen Patent- und Markenamt bereits im Beanstandungsbescheid hingewiesen.

Bei dieser Sachlage ist realistischer Weise nicht zu erwarten, dass die angesprochenen Verkehrskreise - überwiegend Baufachleute, Handwerker oder Doityourself-Hobbybastler - die Anmeldung mit Telefon in Verbindung bringen und eine Assoziation mit "Telefonstopp" herstellen werden - wie die Anmelderin meint - und nicht z. B. eher mit phonetisch, Phonetik.

Die Anmeldung reiht sich in ihrer konkreten Form somit nahtlos in ähnliche Begriffsbildungen ein, wie Verkehrsstopp, Zugstopp, Busstopp, Boxenstopp, Feuchtigkeitsstopp, Rauchstopp, Gebührenstopp.

Nachdem bereits ein beschreibender Sinngehalt zur Schutzversagung ausreicht, kann letztlich dahingestellt bleiben, ob die Anmeldung von Teilen der relevanten Verkehrskreise auch als "Telefonstopp, Telefonierverbot, Mobilfunkverbot" oder sogar "Telefonzelle" verstanden wird. Dies mag zwar durchaus in Verbindung mit Telefongeräten möglich erscheinen, bleibt aber im Hinblick auf die hier allein maßgeblichen Akustikplatten und die zur Anwendung auf diesen vorgesehenen Putze absolut fernliegend. Letztlich ist auch nicht das Verständnis des englischsprachigen Verkehrs maßgebend, für den "phone" eher auf Telefon verweist, sondern dasjenige des deutschen Publikums, an das sich die mit der Marke gekennzeichneten Waren richten.

Wenn Akustikplatten und dazugehörige Putze in Baumärkten mit dem Begriff "PhoneSTOP" versehen sind, wird der relevante Verkehr dies lediglich als Hinweis auf ihre Lärm isolierende Eigenschaft, also eine, die Funktion und Wirkung beschreibende Beschaffenheitsangabe, ansehen.

An dem eindeutig beschreibenden Charakter ändern auch die beiden, jeweils am Anfang und am Ende des Zeichens stehenden spitzen Klammern von >>PhoneSTOP<< nichts, da sie bei der Alleinstellung der Wortbildung kaum wahrgenommen werden und bei der Verwendung im Fließtext sogar noch zusätzlich zur Hervorhebung dienen. Die unterschiedliche Schreibweise der Begriffe "Phone" und "STOP" erleichtert zusätzlich ihre Trennung und ihr Verständnis in ihrer Gesamtheit.

Soweit sich die Anmelderin auf eine angebliche Wortneuschöpfung beruft - was jedoch durch die oben zitierten Internetstellen widerlegt wird, die die beschreibende Verwendung des Begriffs im Bereich von Bauverglasung und Fußböden zeigen -, kann dadurch die Schutzunfähigkeit nicht überwunden werden, da es nicht auf die tatsächliche und aktuelle Verwendung von Wortkombinationen ankommt, sondern auf die hier bestehende, oben näher ausgeführte konkrete Geeignetheit zur Beschreibung.

Die Markeninhaberin vermag schließlich nicht zu überzeugen, soweit sie vermeint, dass die Kombination begrifflich über die beiden einzelnen Bestandteile hinausgehe und sowohl in der deutschen wie der englischen Sprache im Hinblick auf die beanspruchten Waren keinen Sinn ergebe. Da "Phone" hier am Zeichenanfang steht, legt dies nach Erkenntnis des Senats gerade eine Assoziation mit "Geräuschsperre" nahe.

Somit besteht im Ergebnis kein merklicher Unterschied zwischen der konkreten Wortbildung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile, da die angemeldete Kombination im Zusammenhang mit den verfahrensgegenständlichen Waren weder ungewöhnlich ist, noch einen über die Summe der Einzelbestandteile hinausgehenden abweichenden Eindruck erweckt, noch eine gegenüber seinen Bestandteilen autonome eigene Bedeutung erlangt hat.

3. Aufgrund ihres klaren beschreibenden Gehalts mangelt es der Anmeldung auch jegliche Unterscheidungskraft.

Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markung ist nämlich die einer Marke, gleich welcher Kategorie, innewohnende (konkrete) Eignung, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Marke muss einen betrieblichen Herkunftshinweis darstellen, also die Garantie einer bestimmten Ursprungsidentität bieten. Der Verbraucher kann erwarten, dass die Herstellung der mit der Marke gekennzeichneten Ware unter Kontrolle eines einzigen Unternehmens erfolgt ist. Bei der Beurteilung ist jeweils das beanspruchte Zeichen in seiner Gesamtheit unter Berücksichtigung der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu betrachten (vgl. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/99 P - SAT.2, a. a. O., Randnummer 48). Insbesondere fehlt einer Marke, die Merkmale von Waren beschreibt, zwangsläufig insoweit die Unterscheidungskraft (vgl. EuGH - Postkantoor, a. a. O., Randnummer 86).

Die Anmeldung wird wegen ihrer klaren beschreibenden Aussage nicht als betriebskennzeichnender Herkunftshinweis verstanden, da nichts in ihrem Aussagehalt oder Erscheinungsbild über eine Sachangabe hinausreicht. Insoweit wird auf die obigen Feststellungen des Senats zum beschreibenden Charakter der Anmeldung verwiesen.

Schließlich fällt auch die von der angemeldeten Wortmarke gewählte Gestaltung mit der Einrahmung durch spitze Klammern und der teilweisen Großschreibung nicht aus dem üblichen Rahmen, wird vom Verkehr kaum als Eigenart, lediglich als Hervorhebung der Begriffskombination und eines Teils davon oder als elegantere Schreibweise verstanden. Diese geringen Variationen reichen jedenfalls zur Begründung von Unterscheidungskraft nicht aus. Im Übrigen hat die Anmelderin auch keine Bildmarke beansprucht, sondern lediglich ein Wortzeichen angemeldet.

4. Die bestehende Eintragung von "PHONESTOP" für Waren der Klasse 19, nämlich "Schallglasdämmung für die Bauverglasung", als Gemeinschaftsmarke, auf die sich die Anmelderin beruft, ist zwar zu berücksichtigen, vermag aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten.

Einerseits sind nämlich Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Marke nach dem MarkenG Rechts- und keine Ermessensentscheidungen. Ihre Rechtmäßigkeit ist daher allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts zu beurteilen.

Andererseits stellen registrierte Gemeinschaftsmarken einen Umstand dar, der für die Eintragung lediglich berücksichtigt werden kann, ohne entscheidend zu sein. Keine Vorschrift des MarkenG verpflichtet das Deutsche Patent- und Markenamt oder und im Fall einer Beschwerde das Bundespatentgericht, zu den gleichen Ergebnissen zu gelangen wie das Harmonisierungsamt oder die nationalen Ämter in einem gleichartigen Fall (vgl. Urteil des EuGH vom 12.1.2006, C-173/04 P - Standbeutel, Randnummern 48, 49; GRUR 2006, 233). So berührt z. B. die Zurückweisung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke durch europäische Instanzen weder die Gültigkeit noch den Schutz von gleichartigen älteren nationalen Eintragungen (s. Urteil des EuGH vom 25.10.2007, C-238/06 P - Develey-Kunststoff-Flasche, Randnummern 56 - 58; MarkenR 2007, 475).

Im Übrigen bestehen beim genannten Beispiel schon Unterschiede in der Markenbildung (Schreibweise) und auch hinsichtlich der geschützten Waren zu der verfahrensgegenständlichen Anmeldung. Somit vermag diese Eintragung auch inhaltlich nicht zu überzeugen, reicht jedenfalls nicht aus, die oben genannten Schutzversagungsgründe zu widerlegen.

5. Es kann hier auch dahingestellt bleiben, ob die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, die Anmeldung für die Waren in Klasse 1, "Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, nämlich zum Ansetzen und Verkleben von Akustikplatten im Innen- und Außenbereich für Wand- und Deckenflächen", zuzulassen, auf einer zutreffenden Beurteilung beruht, da diese Waren hier nicht mehr verfahrensgegenständlich sind und aus dieser Entscheidung auch kein Rechtsanspruch auf eine entsprechende Entscheidung hinsichtlich der zu Recht zurückgewiesenen Waren abgeleitet werden kann, zumal von den Produkten her auch deutliche Unterschiede in der Substanz und der Anwendung bestehen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Knoll Bender Dr. Kortbein Cl

BPatG:
Beschluss v. 29.01.2008
Az: 33 W (pat) 86/06